如何以说明书不支持发起专利无效攻击？—以霍尼韦尔国际公司一专利被宣告全部无效为例

引言

虽然说明书不支持是主要无效理由之一，实践中专利局却很少以此为理由做出无效决定，根据统计数据，仅有2.8%的发明专利无效决定，将此作为了无效决定的依据。即每100件无效决定仅有不到3件以说明书不支持的法条为依据。

【案件信息】

案件编号：第 4W111443号

决定日：2021年08月23日

发明创造名称：制备氟化有机化合物的方法

无效宣告请求人：浙江环新氟材料股份有限公司

专利权人：霍尼韦尔国际公司

专利号：200780007465.8

【基本案情】

浙江环新氟材料股份有限公司（下称请求人）于 2020年11月 16日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是：权利要求1-29得不到说明书支持，………请求宣告本专利全部无效。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2021年03月19日提交了意见陈述书，并提交了修改后的权利要求书（共15项）。

合议组于2021年8月23日做出决定，宣告第00780007465.8号发明专利权全部无效。

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值得注意的是，本无效决定主要以专利法第26条第4款，即说明书不支持为主要依据做出的无效决定。仅修改后的权利要求15是新颖性为依据做出的无效决定。

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虽然说明书不支持是主要无效理由之一，实践中专利局却很少以此为理由做出无效决定，根据统计数据，仅有2.8%的发明专利无效决定，将此作为了无效决定的依据。即每100件无效决定仅有不到3件应用了说明书不支持的法条。

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—引用自某公众号统计数据

基于以上原因，专利局做出决定的具体分析具有了一定的借鉴意义。

无效决定中，基于下位范围不成立则上位相应被否定的原则，直接跳过权利要求1-7，以权利要求8为基础分析说明书是否支持的问题。

权利要求8的内容如下：

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专利局认为，权利要求 8 的保护范围并不特指式（IA）→（IAA）→（IB）→（II）仅经过这三步反应的反应路线，该权利要求实际上仅限定了式（IA）化合物通过式（IAA）、（IB）这两个中间步骤生成的化合物最终反应得到式（II）化合物的过程，其中每一步的具体转化路线可以包括其他的一切可行反应路线，包括直接转化和间接转化。

通俗解释，就是（IA）→……→（II）的反应过程，可以含有更为复杂的中间步骤，但只要含有（IAA）和（IB）这2个步骤，就涵盖于权8的保护范围内。

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而说明书中的记载以及实施例中，仅仅记载了具体的一条反应路线：

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专利局认为，权利要求 8 所限定的式（IA）获得化合物（II）的路径，存在以下几个问题：

1、两个化合物并没有基团对应关系

2、将不含 CF3的式（IB）转化为式（II）需要经历多个不同类型的反应。

3、权8包括了原料为式（IA）的化合物通过无数条未知路线，包括各种可能的加成和消去卤化氢或者是双卤原子等的反应类型。

4、由于不对称烯烃的加成反应和卤代烃消除反应均存在区域选择性问题，在不同反应条件下获得的产物不同，权利要求 8中甚至还包括并不消除卤代氢，而是消除二卤代物的情况，然而，如何实现区域选择性加成和卤代在本专利说明书具体实施方式部分并未提及，本领域技术人员根据本领域普通技术知识以及说明书的相关教导，并不能预期消除二卤代物时如何获得产物。

由于以上的原因，专利局判定权利要求8不符合专利法第26条第4款的规定，即说明书记载不支持权利要求8的保护范围。

【启示】

1、化合物制备工艺的权利要求，其上位化要合理，至少应该为原料与产物之间有明确的基团对应关系。

2、谨慎采用间接转化，不限定具体的反应步骤顺序，而采用“含有”之类的限定，导致说明书难以充分支持的情况。

3、在发明内容部分，尤其要谨慎使用模板式的词语过度扩大解释，例如本发明的说明书中，特别强调了权利要求的保护范围包含了间接转化，导致无效阶段非常被动。