案例分析—专利侵权判定原则之禁止反悔原则的适用

【前言】

专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。

【案例】

上诉人（原审原告）：洛阳中冶建材设备有限公司（以下简称中冶公司）

被上诉人（原审被告）：福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称海源材料公司）

涉案专利：200810130824.5 “砖的全自动液压成型和智能码垛装置”

专利权人：中冶公司

权利要求1保护内容如下：

1.砖的全自动液压成型和智能码垛装置，包括压砖机（1）、码垛机器人（2）、自动进给机（3）、蒸养车（4）和电气控制装置（5），压砖机（1）包括压机框架（11）、布料装置（12）、模具（13）和液压站（14），码垛机器人（2）安装在压砖机（1）和自动进给机（3）之间，自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧，自动进给机（3）对蒸养车（4）进行定位和进给，其特征在于，码垛机器人（2）包括码垛机械手（22），码垛机械手（22）进入压砖机（1）内部，对砖坯上平面的残留料进行清扫，接着抓起砖坯并运送到蒸养车（4）上进行码垛，电气控制装置（5）通过电气线路（52）与压砖机（1）、码垛机器人（2）和自动进给机（3）的驱动装置和传感器相连，电气控制装置（5）通过PLC模块（51）中的程序指令，使压砖机（1）、码垛机器人（2）和自动进给机（3）动作联锁。

专利权人中冶公司向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求海源材料公司停止侵害中冶公司涉案专利权的行为。

被诉侵权产品的技术特征包括：“压砖机包括压机框架、布料装置、模具和液压站，码垛机器人安装在压砖机和自动进给机之间，自动进给机安装在压砖机中液压站的对面的一侧，自动进给机对蒸养车进行定位和进给”。

本案争议焦点之一为：

被诉侵权产品中“自动进给机安装在压砖机中液压站的对面的一侧”与涉案专利权利要求1中“自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧”的技术特征是否构成等同，即是否可以将“不同的一侧”的技术方案纳入专利保护范围内。

本案在授权程序中，专利权人将申请公布文件中的权利要求3并入权利要求1，即将“自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧”这一特征并入权利要求1中。

针对以上修改，对自动进给机和压砖机中液压站的位置关系“不同的一侧”是否适用禁止反悔原则，原审法院与二审法院给出了不同的观点。

原审法院认为：

涉案专利从申请到授权的过程中，申请公布文件和授权文件中均只有“自动进给机（3）安装在压砖机（1）中液压站（14）的相同的一侧”这一技术特征，授权文件只是将原权利要求3并入权利要求1，但并未对内容作任何修改，因此，海源材料公司、海源装备公司主张就该技术特征适用禁止反悔原则的意见，不予采纳。

二审法院则认为：

专利权人通过对涉案专利权利要求1的修改，限定了自动进给机与压砖机中液压站的位置关系为“相同的一侧”。专利权人为获得授权，依照国家知识产权局发出的审查意见，修改了权利要求1的内容，将原属于权利要求3的内容，包括自动进给机的安装位置在内的技术特征并入了权利要求1，属限制性修改。该并入后的权利要求1明确自动进给机安装在压砖机中液压站的“相同的一侧”，应视为放弃能够且已经预见到的“不同的一侧”技术方案，根据禁止反悔原则，对自动进给机和压砖机中液压站的位置关系“不同的一侧”不应纳入涉案专利权利要求的保护范围，也不宜将其扩大解释为与“相同的一侧”等同的技术特征。

根据二审法院的观点可以看出，授权过程中的限制性修改应视为放弃能够预见的其他技术方案。尽管原始申请文本中未记载“不同的一侧”这一技术特征，但自动进给机与液压站之间的关系可以有两个不同的技术方案，即自动进给机安装在液压站“相同一侧”和“不同一侧”，专利权人通过修改，将位置关系限定为“相同的一侧”，对于能够预见到的“不同的一侧”的技术方案应视为放弃，因此，本案应适用禁止反悔原则。

基于以上分析，二审法院最终认为，被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求1记载的全部技术特征相比，至少存在与涉案专利权利要求1记载的“自动进给机安装在压砖机中液压站的相同的一侧”这一不同的技术特征，故未落入涉案专利权保护范围，驳回中冶公司的上诉请求。

【案例启示】

专利申请人在授权程序中应慎重修改权利要求，对于能够预见的能实现基本相同的技术效果的技术特征不应轻易放弃，否则该技术特征可能会成为竞争对手规避专利权的手段，而该放弃的技术特征也会因禁止反悔原则而被排除在专利保护范围之外。

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