产品制备方法专利侵权中的举证责任问题

化学或者生物制品的专利保护策略中，除了其最核心的产品主题专利外，相应的制备方法专利也是比较重要的专利布局类型。而一个产品的生产制造过程往往是不能由无关人员随意参观记录的，因此，专利权方在面对可能的侵权行为时，经常会面临取证困的境地。在实际司法实践过程，原被告之间的举证责任分配也是重要的考量因素。

《专利法》第六十六条

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条：

专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：

（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；

（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；

（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。

原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。

可以看出，举证责任首先是落在专利权方（原告），需要举证的核心为产品制造方（被告）制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品。

至于什么样的情形属于相同产品，《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》2.12给出了如下解释：

原告以涉案专利系新产品制造方法发明专利为由，主张适用举证责任倒置规则的，应提供以下初步证据：

（一）依照该专利方法直接获得的产品为国内外第一次生产出的产品，其与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别；

（二）被诉侵权产品与依照该专利方法直接获得的产品在形状、结构或成份等方面无实质性差异。

从凯赛生物（原告）诉恒基生物、归源生物、瀚霖生物（被告）案的最高法判决（（2021）最高法知民终1305号）中可以也可以看出一定的判断标准。

涉案专利为申请号为201010160266.4，要求保护一种生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺，包括：(1)脱色、过滤；(2)一次结晶、分离；(3)高温水结晶、分离；(4)干燥等步骤，并进一步限定了一下细节参数。在涉案专利说明书中则给出了产品的总酸含量、单酸含量、总氮含量、水分、颜色、形态等质量指标。

而在诉讼过程中，原告首先提供了被告产品的检测报告，从检测结果来看，原审法院从黄岛海关保全并封存的归源公司出口的十二碳二元酸产品的总酸含量99.9%、十二碳二元酸含量99.34%、总氮含量30mg/kg、铁离子含量0.4mg/kg、灰份含量15mg/kg、水份含量0.17%，这与涉案专利说明书及实施例中所列举的使用涉案专利工艺得到的二元酸产品的成分指标基本一致，也与在实验室环境下，依照涉案专利方法制备得到的十二碳二元酸精品的成分基本一致。

另外，原告还利用被告租用另一侵犯其专利权的公司的厂房、设备生产与涉案专利相同的产品并未重新报批环评文件为由，初步证明两公司生产工艺并未发生重大变化。基于此，确定被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大。

而且，原告在诉讼过程中共提交了54份证据，用于证明被告使用了涉案专利方法的证据近30份，涉及固定侵权样品、检验侵权样品、被告未变更生产工艺等的初步证据，以此证明其为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。

最终，由于被告无法提供足以证明其实施的方法不同于涉案专利方法的证据，判决被告构成侵犯原告的专利权。

推荐阅读

戳“阅读原文”我们一起进步

本篇文章来源于微信公众号: 精金石