需谨慎!因保密审查程序的缺失导致专利被无效

近期参加了一些新药研发的行业论坛,也和很多新药研发型企业进行了交流,发现大家都对新药研发过程的专利申请和布局有一定的意识和重视程度,这是我们作为专利从业者很乐意看到的情形。
但是在交流中发现,有些企业的技术研发依附于国内的高校、研究所、CRO机构,其企业主体是在海外注册,在国内没有注册公司,在专利申请时,基于各种理由,是由海外注册的公司作为申请人先在海外进行专利申请,再通过巴黎公约或者PCT途径进入中国
这种情形下申请的专利在进入中国时,存在因没有进行“保密审查”而不予授权的风险

专利法第二十条第一款规定:任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国提交专利申请的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。

利法实施细则第五十三条规定,实质审查程序中,如果发明不符合专利法第二十条第一款的规定,则应当予以驳回。

专利法实施细则第六十五条第二款中,将被授予的专利权不符合专利法第二十条第一款规定为可以宣告专利权无效或者部分无效的理由。

从上述规定中可以看出,在中国完成的发明没有经过保密审查先向海外进行专利申请,再进中国时,该专利可以直接被驳回,而授权后也可以以没有经过保密审查为理由进行专利无效

 

以真实案例进行说明

01

申请号为201720389490.8的“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”专利就是因为保密审查条款作为核心无效理由被全部无效

该案中请求人使用的核心理由为:

1)证据1-2、证据1-3、证据1-4证明本专利与US62/436730号美国临时申请属于同一主题的相同申请。

2)证据2-1、2-2证明本专利的发明人均为中国人,发明人的研发地址及专利申请人在中国大陆

专利权人在中国大陆具有完善的研发体系和研发机构且依托国家/省级的研发项目进行了大量的技术研发。本领域具有较大的技术壁垒,需要结合生产才能有效研发,且证据2-1招股说明书发布之前专利权人在境外尚无研发公司,因此可以证明本专利发明创造的技术方案是在中国大陆完成的

3)本专利技术方案未进行保密审查,证据1-3未发现有符合保密审查规定的保密审查的相关文件。

基于上述理由,请求人提交的证据能够相互印证:本专利的发明创造在国内完成具有高度盖然性,在专利权人未能提供充分的证据推翻上述事实的情况下,合议组确认本专利的发明创造是在国内完成的,从而认定未履行向国务院专利行政部门提请进行保密审查的义务而全部无效

02

申请号为201180020648.X的“一种环烯基在β位取代的丙氨酸的不对称合成方法”的专利无效案中,请求人以该案中的核心研发人员长期居住在中国,并无海外旅居经历作为核心突破口,认为该案的技术方案是在中国境内完成,没有经过保密审查直接在海外进行申请而提起专利无效.

虽然最终因为证据不足导致无效失败,但也给我们有类似情形的申请敲响警钟,尤其是仅在海外注册公司但主要发明人均在国内的情形,防止被竞争对手以“保密审查”为突破口对我们的核心专利进行精准狙击

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