我的思考与困惑–两轮通知,3次陈述,4次撤回机会的《非正常申请认定….后办事指南》

5月26日,国知局公布了非正常申请认定的认定及办事指南。

指南中第二部分是其核心内容,主要明确了非正常申请排查与处理的步骤

理解透了后,申请人可以做到心中不慌,在专利涉嫌非正常申请时有条不紊的申辩及处理。

一方面可合理利用多次的申辩机会,以免专利申请最终被错误的认定为非正常。

另一方面合理把握主动撤回的时机,当确定陈述不被认可而面临处分时,及时撤回。

笔者认真阅读第二部分的内容后,理解其为以下几个要点:

 2轮通知:正式和非正式

◆ 3次陈述:前2次有机会,第3次走流程

◆ 4个主动撤回机会

以下为第二部分的条款内容及笔者的注释:

640 (36)

理解:根据实践看,国知局的通报是以邮件的方式向各省局等单位发送excel表格。

640 (37)

注释:

地方局大多通过电话、邮件联系申请人或代理机构,大多都是明确要求撤回相关专利申请。
有意思的是,邮件发送人的地址是私人邮箱,类似这种:@163.com, 并非@gov.cn这类政府机关性质的邮箱地址。部分申请人怀疑是诈骗邮件而置之不理,也许是可以理解的。
如果有人恶意破坏或者恶作剧,随便用一个abc@163.com邮箱冒充地方局通知申请人,有可能发生申请人为避免不利影响,撤回专利申请,从而造成损失的情况。

640 (38)

疑惑:

A、“指定期限”是地方局OR国知局?

B、如果是地方局,那么各个地方局指定的期限长短不一时,国知局如何判断提交撤回申请时超期了?

640 (39)

疑惑:

A、没有明确向地方局还是国知局提交“意见陈述书”
B、假设向国知局提交申诉,那么“申诉 ”的基础,是对某些处理决定不服。
但从官方来说,国知局并没有正式发出任何通知书或处理决定,那么从表面来看,提交的“申诉”就缺乏前提条件。因为从官方看没有申诉的基础(考虑到地方局有时仅仅使用私人邮箱通知,也无盖章文件)。

因此,从形式上看,可能呈现出来的是:申请人莫名其妙的提交了“意见陈述书”进行申诉。

640 (40)

注释:

申请人的第1次撤回机会。

640 (41)

疑惑:

A、发出“审查业务专用函(转正常) ”,表示专利已经被正式认定为“非正常”。
然而无论国知局还是地方局并没有发出有效力的官方通知,告知申请人专利已经被认定为“非正常”,因此专利应该就是处于“正常”的状态。
那么此“转正常”。看上去,更像是国知局针对“正常”专利发出了“转正常”的专用函。

B、另外一个理解是,所谓的“转正常”,指的是审批流程转为“正常”,不是非正常申请转为正常申请。这个理解看似也是合理的,但笔者认为上一个含义更符合常规的理解。

640 (42)

640 (43)

理解:

申请人的第2次撤回机会。

640 (44)

理解:

国知局发出了正式通知书,申请人对此提交“意见陈述书”与证明材料,合乎了正式流程。

疑惑:

如前所述,假设申请人在地方局通知后,已提交过意见陈述书。
国知局拒绝接受陈述,发出“审查业务专用函 (非正常)后 ,申请人第二次提交意见陈述已没有了实际意义,除非有新的理由与证明材料。
因此,国知局发出的“审查业务专用函(非正常)”,类似于驳回倾向第二次审查意见通知书。

理论上,这第二次的意见陈述是申请人的最后机会,命悬一线。

640 (45)

理解:

申请人的第3次撤回机会。

640 (46)

理解:

国知局对申请人提交的第二次意见陈述仍然拒绝接受,发出的将是“审查意见通知书”。

为何不直接驳回此专利,而是发出“审查意见通知书”?

可能是“非正常”不是驳回的法定条款,国知局无法依据“非正常”而做出驳回决定。必须依据法定条款来驳回此专利。

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640 (49)

理解:

申请人的第4次撤回机会。

这是否可以理解为国知局给予申请人是最后一次主动撤回的机会?

这次撤回了,则既往不咎。不撤回大概率要等着处分了。

640 (50)

理解:

申请人如果放弃第4次撤回机会,而选择进行第3次的意见陈述。那么,此专利将被驳回。

难道,无论如何陈述都会被驳回么?字面意义上的理解是的。

所以本次意见陈述可能是形式上的流程程序。

申请人还不服怎么办?

可以提交复审请求,通过复审程序获取救济。

困惑:

驳回的理由如果是法定条款,而大家都知道真正的原因是被认定为“非正常”,那么公众对专利法及审查指南的理解,可能产生较大的困难。这是否需要完善和优化相关法条?

640 (51)

640 (52)

 

总结

本次认定指南的发布,使得国知局与申请人在非正常申请的处理与申诉上,更加标准与有据可依。
一定程度上会提高打击非正常申请的效果,同时减少正常专利申请被误杀的可能性。
申请人很有必要认真理解此指南,以便最大程度根据本指南的规定,合理的进行申诉与处理。
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THE END
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