2021年6月1日第四次修订施行的《专利法》创设了专利开放许可制度。目前,《专利法实施细则》和相关配套审查规则尚在修订中。根据《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》(国家知识产权局公告第四二三号),过渡期内专利开放许可声明“只收不审”,制度尚未正式运行。
中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》和国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》都对专利运用实施转化提出了明确要求。
国知局《专利开放许可试点工作方案》2022年底前,超过100所高等院校、科研组织、国有企业参与试点,达成专利许可超过1000项,专利转化专项计划相关绩效指标有效提升。
一、什么是专利开放许可
专利开放许可即专利权人通过国家专利管理部门公开声明愿意许可任何单位和个人实施其专利,并明确许可使用费、许可使用期限等条件的一种“一对多”的普通许可形式。
专利开放许可(Open License,Russia)又称专利当然许可(License of Right,UK),最早来来源于英国。
我国专利法在第六章规定了专利实施的特别许可:
第五十条:专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。
专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。
第五十一条 任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。
开放许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。
实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。
1.高校专利本体价值难以评估影响许可费用界定
专利属于一种典型的科技成果,目前科技成果的评估模型百花齐放,但遵循的还是市场法、收益法、成本法的基本逻辑,强调专利的技术、法律、商业三个维度的价值。可以说专利开放许可费用的多少也建立在专利本体价值的基础上。目前,我国高校专利转让还处于起步阶段,大部分发明专利的转让价格为几万、十几万元、实用新型几千元至几万元不等,专利的高价转让比例相对较低,这就注定了大部分高校的专利开放许可费用不可能过高,许可费用过高企业主体无法承当,许可费用过低又可能面临国有资产监管不严的责任。
2.受让方的真实科技需求难以挖掘
专利开放许可属于一种降本增效的成果转化模式。本质是让受让方(以企业为主)以较低的费用获得科研院所的研究成果,助力企业产业转型升级。但由于科研院所的研发方向与企业的真实需求存在信息差,加之高校科研工作者分身乏术、高校自我组建成果转化体系仍缺人缺资金,依然有大量的高校专利沉睡在科研成果库里面。
3.专利开放许可持续跟踪难度大
如果专利开放许可采用基本费用+企业年度收益百分比的模式,同时许可期限较长,期间随着监管人员或者企业实际经营情况的变动,极易导致许可费用的中断或者出错,为高校的知识产权综合管理预留下了隐患。
三、专利开放许可收费思路与标准
1.需要对拟许可专利与受让方进行筛选
以英国专利开放许可制度为例。英国于2009年建立了专利许可开放数据库,为积极鼓励专利权人与受让方进行专利开放许可,赋予了专利权人公示广告营销、年费减免优惠、随时撤销权利;赋予了受让方行政裁决与侵权救济权利。即便如此,英国的专利开放许可数量乏善可陈。据华南理工大学知识产权学院万小丽《英国专利开放许可制度实施效果的验证与启示》一文中调研的数据:“从1977年1月1日( 因为英国开放许可制度在这一年基本定型) 到 2020 年 7月15日,英国境内授权专利 1219 593 件,其中登记开放许可的专利共24156件,登记开放许可专利所占比例为1.98% ; 英国境内有效专利共701 533 件,其中有效的开放许可专利共9594件,有效开放许可专利所占比例为1.37% 。可 见,开放许可专利的整体比例并不高。”
根据英国知识产权局的年度报告和英国开放许可专利 数 据 库 对英国开放许可专利的登记量、撤销量和有效量进行年度统计发现( 见图2) ,2003 – 2019 年,英国开放许可专利的年登记量比较平稳地保持在1 000件出头,仅个别年份有所变化,年均登记量1 364件; 年撤销量很少,一般保持在 30 件以下; 有效率( 有效量/登记量) 从 2003 年 的 0.2% 逐 步 上 升 到 2019 年 的99.4% 。总体来看,英国的年登记量比较稳定,但是相对较少,说明开放许可制度的吸引力非常有限
根据英国知识产权局的年度报告和英国开放许可专利 数 据 库 对英国开放许可专利的登记量、撤销量和有效量进行年度统计发现( 见图2) ,2003- 2019 年,英国开放许可专利的年登记量比较平稳地保持在1000件出头,仅个别年份有所变化,年均登记量1364件; 年撤销量很少,一般保持在30件以下; 有效率( 有效量/登记量) 从 2003 年 的 0.2% 逐 步上升到 2019年的99. 4% 。总体来看,英国的年登记量比较稳定,但是相对较少,说明开放许可制度的吸引力非常有限。而且对专利开放许可的受让方来说,大部分是美国日本的大型企业,且对专利质量有较高要求。
2.参照国际标准必要专利许可费用标准
与专利相关的标准化组织主要包括国际电信联盟 ITU、 国际电工委员会 IEC 和国际标准 化组织 ISO于2006年发布了《共同专利政策》,实施指南对于几种模式的专利开放许可费用作出了指导:
25%原则法是指许可人根据许可技术预期可获 得的营业利润, 收取其中的 25% ~ 33%作为专利许 可费 ; 5%原则是收取专利产品或使用专利技术 或方法生产的产品的实际销售收入的 5%作为专利 许可费; 行业标准法是指通过对比同行业中类似 技术领域的其他专利持有人的专利许可费价格确定专利许可费的方法; 研发成本回报率法是指结 合专利技术的研发成本及其价值确定专利许可费的方法。
前述四种专利许可费用的计算方法统称 经验原则法, 其中 25%原则法、5%原则法和行业 标准法因计算方法简便清晰, 实践当中应用较多; 研发成本回报率法因某些情况下专利价值难以确定, 故而应用较少。经验原则法虽然计算过 程并不复杂, 但计算时忽略了专利技术自身的价 值, 经过经验比例计算得到的许可费数额可能并不符合许可双方的合理预期。侵权损害赔偿分析法是指通过将侵权期望利润率与行业正常利润率做差的方式获得专利许可费率的方法。这种方法要求该专利产品的利润率是可以通过对同一时期同行业的竞争产品或者相 似产品进行比较而得到的, 故而计算过程比较复 杂且适用范围较窄, 并不适合所有产品或产业领 域专利许可费的计算。投资回报率法计算过程比较复杂, 首先要估算生产特定专利产品的公司的 整体资产投资回报率, 随后将该回报率按照资产类型不同分配给公司的各类资产, 如固定资产、无形资产等, 进而通过计算得到我们需要的某项 专利的投资回报率, 随后将该回报率作为专利许 可费用计算时的专利许可费率即可。相较于通过 直接估算的方式得到专利投资回报率的方法而言, 投资回报率法得到的数据结果更加精准、客观, 是专利许可双方更满意、更公平、更合理的许可费确定方法——节选自《国外标准必要专利许可费计算方法对中国专利开放许可制度设计的启示》,刘运华,曾闻)
3.慎用年费优惠减免政策
以英国专利开放许可制度的经验来说,频繁使用专利优惠减免政策,使得大企业获取专利许可的成本远远低于中小型企业,使得知识产权的经济效应马太化严重,另外,高校科研院所也会将大量中低质量专利放入许可池,使得备选专利库的质量下降,一定程度上加大了企业选择高价值专利的噪音。
4、参照我国官方公布的常规许可金额收费
根据国知局2022年7月22日发布的《国家知识产权局办公室关于公布2021年度及近五年备案的专利实施许可合同有关数据的通知》:
统计数据来源于经国家知识产权局备案的专利实施许可合同(登记起止时间为 2017年1月1日至2021年12月31日),采集了合同中明确的支付方式、交易金额、提成费率等关键信息,合同共计13495 份,涉及专利 40212 件,其中发明、实用新型、外观设计专利分别占比为 51.3%、37.1%、11.6%,平均每份专利实施许可合同涉及 3.0 件专利。
从许可费支付方式来看,按固定或可折算金额支付的许可合同共计 8528 份,占比 63.2%,合同金额总计 292.4 亿元,单份合同平均金额为 344.7 万元,平均许可年限 4.4 年;按提成支付的许可合同共计 1250 份,占比 9.3%,合同平均许可年限 9.1 年; 无偿支付的许可合同共计 3717 份,占比 27.5%。
从国民经济分类来看(2017年-2021年):
可以看出,科学研究和技术服务业的单个专利年均许可费用以62.5万元高居榜首,主要国民经济领域几个行业的许可费用差距较大,考虑到上述官方数据并未对独占、排他、普通许可进行区分,且专利开放许可对于企业来说,有一定的普惠性意义,笔者建议参照上表:
单专利年平均许可费用低于5万元的,专利开放许可费用按照60-80%进行基础费用计提;
单专利年平均许可费用5-10万元的,专利开放许可费用按照50-60%进行基础费用计提;
单专利年平均许可费用在10万元以上的的,专利开放许可费用按照40-60%进行基础费用计提;
对于市场前景广阔,经济效益良好的,可从实施第一年或者第二年起,从受让方的产品收入里面计提一部分增效许可费用。
四、结语
专利开放许可是一个行政部门、专利权人、受让方三方介入的系统性工程,在我国高校院所庞大的科技成果库面前,应该允许高校作为专利权人有更大的处置权限,专利许可费用的高低或许不是重点,而是让社会大众、企业主体真正意识到高价值专利带来的产品转化效能,最终形成尊重知识产权、企业主体以创新PK创新的良好竞争环境。
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