根据《商标法》第十一条规定下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
其中,第十一条第(三)项规定,其他缺乏显著特征的,不得作为商标注册,该条款是指除《商标法》第十一条第(一)、(二)项以外的依照社会通常观念,商标本身或作为商标使用在指定商品或服务上不具备表示商品或服务来源的作用。申请注册的商标是否具有显著特征,应当综合考虑构成商标的标志本身(含义、呼叫和外观构成)、商标指定使用商品或服务,相关公众的认知习惯、所属行业的实际使用情况等因素。因此,申请注册的商标应当具备足以使相关公众区分商品或服务来源的特征。
下面结合几个比较典型的案例,具体理解因“其他缺乏显著特征的”而不能进行上表注册的情形。
案例1:“十万个为什么100000 WHYS及图”商标驳回复审案
[1]商标信息:
指定服务:书籍出版、在线电子书籍和杂志的出版等
属于《商标法》第十一条第(二)项所指的仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,不得作为商标注册。
[2]结果:驳回复审成功
在复审过程中申请人提交了有关《十万个为什么》书籍的印刷数量统计、获奖资料、宣传报道、审计报告及其他相关证据材料,经商标评审委员会审理,认为上述证据能够证明申请商标在指定使用的书籍出版等服务上经申请人使用已被公众知晓,并取得商标的显著特征,从而证明了“所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”,因此此商标最终注册成功。
案例2:“轻轻松上上课”商标驳回复审案
[1]商标信息:
指定使用:第41类“视频制作;关于培训、科学、公共法律和社会事务的文件出版;教育”等服务上。
属于《商标法》第十一条第(三)项所指的申请商标使用在指定服务项目上,缺乏显著性,不得作为商标注册。
[2]结果:驳回复审失败
在复审过程中申请人提交了“轻轻松上上课”在指定服务上的相关使用证据,经商标评审委员会审理决定,本案中将普通日常用语“轻轻松上上课”作为商标注册,在无其他显著要素组合且无证据证明该标志经过使用已取得显著特征的情形下,相关公众很难将其作为商标加以识别,缺乏商标应有的显著特征。已构成《商标法》第十一条第(三)项规定的情形,故对申请商标在复审服务上的注册申请予以驳回。
案例3:“17.5°”商标驳回复审案
[1]商标信息:
指定使用:第31类树木、活动物、新鲜蔬菜、新鲜柑橘、新鲜水果等商品上。
属于《商标法》第十一条第(二)项所指的仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,不得作为商标注册。
[2]结果:驳回复审成功
在复审过程中商标注册申请人提交了相关使用证据证明上述申请商标在指定使用的商品上已为公众知晓,并取得商标的显著特征,从而证明了“所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”,因此此商标最终注册成功。
案例4:“够格”商标驳回复审案
[1]商标信息:
指定使用:第20类“枕头”等商品上。
属于《商标法》第十一条第(二)项所指的仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,不得作为商标注册。
[2]结果:驳回复审失败
在复审过程中商标注册申请人提交了相关使用证据,经商标评审委员会审理决定,本案中申请商标“够格”作为商标注册时,在无其他显著要素组合且无证据证明该标志经过使用已取得显著特征的情形下,公众很难将其作为商标加以识别,缺乏商标应有的显著特征。已构成《商标法》第十一条第(二)项规定之情形,此案最终还是被予以驳回。
根据以上案例得出的启示:
(1)讲道理,商标存在「缺乏显著性」这样一个硬伤,一般是很难过审的。但除了这条「缺乏显著性的商标不予注册」的规则之外,还有一条规则:缺乏显著性的商标经过长期大量使用,在相关市场上积累了知名度,具备区分商品来源的作用,则可以作为商标注册的;这就是为什么驳回复审有的会成功有的会失败的重要原因。
(2)商标驳回复审时需要提供大量长期使用的证据证明商标在缺显这个层面上获得显著性,如复审成功则是皆大欢喜。如复审不成功也有两个方案解决:方案一:规避开驳回理由重新注册申请新的商标;方案二:将商标评审委员会起诉到北京市知识产权法院,通过行政诉讼来争取商标权。
总的来说据新《商标法》关于“经过使用取得显著特征”的规定来获得商标专用权保护,在这个意义上想要获得成功,是要付出很大的广告投入等一系列的相关费用和精力,同时也面临着巨大的法律风险,给日后埋下更多侵权纠纷隐患。
最后提醒注意的是:在选择品牌名称注册商标的时候,最好不要采用直接描述商品的质量、特点的名称,要综合考虑营销策略和品牌规划,慎重选择。
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