一词之差，却因修改超范围被全部无效

申请人或代理人在答复的过程中，为了克服创造性问题，常常会对权利要求（尤其是独立权利要求）进行修改，增加或限定新的技术特征，以体现本申请具备实质性特点和显著的进步。权利要求书本质上为法律文件，一词一句都具备相应的法律效力，因此在审查过程中，权利要求的修改受到了严格的限制。

《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

修改超范围问题是审查阶段的审查重点，也是常用的驳回原因。若不慎出现修改超范围的缺陷，无疑增加了驳回的风险，即使侥幸获得授权，也会因为此缺陷而导致专利权不稳定，容易被他人无效。

【案例】

涉案专利基本情况

发明名称：通信终端装置、基站装置及通信方法

申请号：2012101220207

申请日：2005-06-06

授权公告日：2016-06-01

专利权人：知识产权之桥一号有限责任公司

关注到申请号中所显示的申请日是2012年，但为何实际申请日是2005年呢？

原因在于该涉案专利属于分案申请，其母案为2005年6月6日申请的“通信终端装置、基站装置及无线通信系统”，该母案申请公布号为CN1965602A，分案申请可以保留原申请日，即母案申请日。

华为技术有限公司与2021年5月19日对上述专利提起无效宣告请求，2021年11月18日，国家知识产权局做出第4W112427号决定，宣告专利权全部无效。

【审查过程】

请求人在提出无效宣告请求的同时，提供了涉案专利的母案公开文本及母案审查历史文本作为证据，并在意见陈述书中认为：涉案专利权利要求1-18修改超范围，不符合专利法第33条的规定。

专利权人在2021年8月6日提交了意见陈述书及权利要求书全文修改替换页，修改后的专利权利要求1所保护的内容为：

其中限定了用于向所述基站装置通信的“多个码”的定义。

在母案中，原申请文本和最终授权文本中的定义有所不同：

涉案专利属于母案的分案申请，专利法实施细则第43条规定：分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。因此需要判断涉案专利权利要求中所涉及的特征“多个码”能否由母案的申请文本中直接、毫无疑义地确定。

在母案原申请文本第8页最后一段中记载了“接收质量测量单元205……将其测量结果分别通知给使用子信道选择单元206及发送功率控制单元211……根据该对应表选定与由接收质量测量单元205通知的导频信号接收质量的测量结果对应的RACH的子信道群，再从选定的子信道群中随机地选择1个用于发送接入请求信号的子信道”；

在第9页中记载了“使用由使用的子信道选择单元206通知的RACH的子信道来进行发送。作为该预定的资源例如有定时、扩频码或多载波信号的子载波等”。

在第11页及附图6-附图7中记载了该子信道可选择使用的资源有“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”。

因此根据原申请文本的记载，子信道相对应的方式包括定时、扩频码或多载波信号的子载波等，具体可以为“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”，但实际在权利要求中，“多个码”属于一种重新限定的上位化的概念，本身所包含的范围非常宽泛，包括了“扩频码”这类的下位概念，除了上述三种还包括其他形式的码，该特征并不能客观反映原始申请文件中作为子信道资源用于区分子信道的技术信息，除此之外，在说明书实施例中，仅具体介绍了采用“扩频码”方式的实施例，“子载波”和“OFDM信号码元”方式均未详细展开介绍，因此根据原始申请文件不能直接、毫无疑义地确定“多个码”相关特征；因此“多个码”的保护范围超过说明书记载的范围。

根据上述分析，涉案专利中定义的“多个码”保护范围宽泛，无法直接由母案的申请文本中直接、毫无疑义地确定，因此涉案专利独立权利要求1、7、17和18中关于“多个码”的定义和限定特征均超出原申请记载的范围，其从属权利要求2-5、7-14基于引用关系，同样超出原申请记载的范围，不符合专利法第33条的规定。

综上，专利复审委员会宣告本专利权全部无效。

值得一提的是，专利权人在母案实质审查期间，将初始限定的“子信道”最终修改定义为“扩频码”，具体审查及修改过程如下图所示：

母案在第一次答复审查意见时，将其中的“子信道”修改为“多个码”，后被认定为修改超范围，因原始文本中记载了各子信道分别与扩频码相对应的方式，又将其修改为“多组扩频码”，从而获得授权。

而作为分案申请的涉案专利，在审查过程期间，其权利要求一中所限定的“多个码”也因同样的问题被下发了三通：

但是专利权人在三通答复时认为原始文本中记载了各子信道分别与扩频码相对应的方式，并结合说明书中关于子信道选择单元206和子信道分配单元209的记载，可以得出“多个码”的记载，最终该说法得到审查员的认可，拿到了授权。

在母案和本案审查过程中针对“多个码”这一定义是否超范围的问题均下发审查意见通知书，但最终结果却截然不同。其中，一方面，不同的审查员对技术特征上位概括超范围这类问题的理解存在一定偏差，另一方面也在于申请人的答复角度。虽然原申请文本的描述中“作为该预定的资源例如有定时、扩频码或多载波信号的子载波等”为保守型的说法，其中“等”字表明了除列举的之外还可能为其他的方式，但部分审查员认为结合说明书内容可以有效上位化，部分审查员认为无法从申请文本中直接推导得出，这也是导致判断不同的因素之一。

【案例启示】

1、从本案来看，本案涉及到分案申请，分案申请不得超出原申请记载的范围，但笔者发现，母案在审查的过程中，就曾因为“多个码”超范围而被下发二通，而后续作为分案申请的涉案专利也出现了同样的问题。“多个码”与“扩频码”相比，虽然仅是一词之差，但前者为后者的上位概念，限定概括的范围过于宽泛，本领域的技术人员难于预见该特征所包括的除本申请具体实施方式之外的所有方式均能解决其技术问题，因此无法从申请文本中直接推导得出。

2、“能否从原申请文本直接且毫无疑义地确定的内容”是判定修改是否超范围的一个标准，该标准实际包含两个方面，其一是根据说明书和附图中以文字方式或者图形方式等明确表达的内容，其二为可以结合说明书及其附图直接、毫无疑义地确定的内容。

3、如何避免此类修改超范围的情况，修改超范围问题出现的原因部分在于希望获取更大的保护范围而进行特征的修改或者上位化修改，导致修改后的权利要求超出原说明书和权利要求书记载的范围。因此想要避免超范围问题的出现，首先在于初期申请文本就要考虑到设置合理的保护范围，进行合理上位化，避免后续出现保护范围调整的情况，其次若为了调整保护范围而进行修改，需要按照“能否从原申请文本直接且毫无疑义地确定的内容”这一标准进行核查，防止后期因超范围问题影响最终授权或导致专利权不稳定。

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