那些年专利侵权易掉入的“坑”——令人痛苦的捐献原则

专利侵权纠纷中时常会遇到一类问题，明明侵权技术与涉案专利保护技术相近，却不适用于等同原则，进而使专利权人在专利纠纷中频频败诉，这不得不提及侵权判定中等同原则的限制之一——捐献原则。

捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则，其可以表述为，如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。

背景：1982年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）成立后，在专利侵权判定中对等同原则的适用较为宽松，使得此后十多年间出现了专利权人获得等同侵权判决过分容易的倾向。为了平衡专利权人和公众的利益，CAFC开始创立一系列司法规则来限制等同原则的适用。

捐献原则在中国：

2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条规定了捐献原则：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

案例1：

涉案专利（ZL95117811.3）权利要求1：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”

被控侵权方产品（葡萄糖酸钙锌口服溶液）：每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。

捐献原则相关案情：专利权人原始申请文本记载为可溶性钙剂，同时在权利要求2中限定可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙，实审阶段，审查员认为“可溶性钙范围较宽，申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其它的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其它的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用”，最终，申请人将活性钙限定至权利要求1中（也即葡萄糖酸钙属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围）。

结果：被控侵权产品没有侵犯涉案专利的专利权。

案例2：

涉案专利（ZL200610049700.5）权利要求1：1、布塑热水袋的加工方法，布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成，所述的袋体有内层(4)、外层(3)和保温层(5)，在袋体的边缘有粘合边(6)，所述的袋塞是螺纹塞座(8)和螺纹塞盖(9)，螺纹塞座(8) 的外壁有复合层(8′)，螺纹塞盖(9)有密封垫片(10)，袋塞(2)中的螺纹塞座(8)是聚丙烯材料，复合层(8′)是聚氯乙烯材料，密封垫片(10)是硅胶材料所制成，其特征在于：

第一步：首先取内层、保温层以及外层材料；

……

第十步：将密封垫片(10)和螺纹塞盖(9)互相装配后旋入螺纹塞座(8)中；

第十一步：充气试压检验，向热水袋中充入压缩空气进行耐压试验；

第十二步：包装。

被控侵权方被诉侵权方法：第8、10步骤分别与涉案专利第11、10步骤内容相同，但顺序不同。

案情：涉案专利说明书记载：

第十步：将密封垫片10和螺纹塞盖9互相装配后旋入螺纹塞座8中；但也可以试压后旋入塞盖。

第十一步：充气试压检验，向热水袋中充入压缩空气进行耐压试验；耐压试验的压力一般为0.5kg/cm²，或者略大于该压力。

也即说明书中记载了两步骤可以改变顺序，但由于未包含在权利要求书保护范围内，因此，该技术方案视为捐献给社会。

结果：被控侵权产品的方法没有侵犯涉案专利的专利权。

由此可见，若相关技术在说明书未记载，在后续侵权判定中可能适用等同原则。但若说明书已记载（譬如包含并列的实施例），却未包含在权利要求保护的范围内，则在侵权纠纷中将被视为捐献给公众，而不适用等同原则。故而对于专利权人而言，这便要求在专利原始文本撰写以及答复时，务必把握技术的公开与权利要求范围得以支撑之间的平衡性，而对于被控侵权方而言，捐献原则却也是一把可以让自己从专利纠纷中抽身而出的利器。

不得不说，捐献原则是对等同原则的限制，却也是对专利公开性的一种保证，它在一定程度上避免了等同原则对于专利权人的偏爱，避免了专利权的无限度扩大，又在另一方面保护到了社会公众利益，促成了专利权人与公众利益的动态平衡。