与审查员“一杠到底”？——部分的事实认定问题，我们可以这么做

随着审查形势的严格化，近年来，专利因为一些细节问题被审查员质疑技术方案，进而发出“事实认定”相关审查意见的情况屡见不鲜，但由于审查员并非技术性人员，因此，也常常会在事实认定时犯错误；应对此类问题时，有些人望而却步、心虚不已，有些人则与审查员“一杠到底”、乐此不疲，但要知道，凡事都要讲究方法，若一味地与审查员“杠”下去，不仅不能解决问题，还有可能收到快速驳回的“buff”。

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对此，笔者结合几个案例，谈谈应对此类事实认定问题时，应该怎么做。

摆事实、讲证据

【案例1】

审查意见认为：

本申请的产品属于食品领域，原料中均使用了接骨木莓，接骨木莓实质上是指接骨木，而在中国接骨木属于中药，不属于《可用于保健食品的物品名单》，亦不属于《既是食品又是药品的物品名单》……本申请属于根据专利法第五条第一款的规定，不能被授予专利权。

意见陈述回应总结：

①通过定义指出接骨木莓与接骨木的区别：

接骨木：中药材名。本品为忍冬科植物接骨木的茎枝。全年可采。功能主治为：祛风，利湿，活血，止痛。治风湿筋骨疼痛，腰痛，水肿，风痒，瘾疹，产后血晕，跌打肿痛，骨折，创伤出血。接骨木莓：通常为黑接骨木（也称为欧洲接骨木）的果实。接骨木莓干或果汁用于治疗流行性感冒，感染，坐骨神经痛，头痛，牙齿疼痛，心脏疼痛和神经痛以及泻药和利尿剂。还可以煮熟并用于制作果汁，果酱，酸辣酱，馅饼和接骨木浆果酒。目前它已经成为了美国中药补充剂的排名前3，在世界各地应用广泛。

②列举现行相关标准：

GB/T 31121-2014 果蔬汁类及其饮料-表B1中即包含接骨木莓；接骨木相关的其他部位，如接骨木花净油、接骨木花提取物在GB 2760-2014 食品添加剂使用标准中也被规定可作为食品用天然香料进行使用；

③列举已知含有接骨木莓的食品：Wellous唯乐接骨木莓、小电筒成长营养粉；

④列举关于接骨木莓在食品中的添加的已有相关授权专利或文献研究。

由以上内容综合佐证接骨木莓与接骨木的不同，以及其在食品中添加的合规性。

分析机理、解释机理

【案例2】

审查意见认为：试验结果显示对比例3的抑菌效果比实施例1差（10倍左右），但经计算，实施例1和对比例3中的活性清洁因子和杀菌剂的总量一致，该现象不符合本领域一般认知。

意见陈述回应总结：

①指出原料中除活性清洁因子和杀菌剂外其他成分同样具有杀菌抑菌作用；

②指出原料之间的协同作用，点明产品抑菌杀菌作用是各原料综合作用的结果；

③结合杀菌抑菌试验方法进行佐证，说明其他机理对杀菌抑菌效果的影响：

本申请的试验并非是将产品直接进行杀菌试验验证，而是将产品经过100次冲洗之后再考察相关浸渍液对两种菌的杀菌情况，百次冲洗后，有效成分会有流失。

【案例3】

审查意见认为：说明书第49-53段记载了产品对尿素的降解试验；然而，却并未对产品如何实现尿素降解及尿素降解的反应机理进行具体详实的解释说明。

意见陈述回应总结：

①依据审查指南，指出机理解释并非必要要求，指出专利与机理探讨类文献的区别性：

经查阅审查指南，仅在涉及化学产品新用途处看到有关“机理”二字的相关说明（且机理的限定对新创性也并未有相关影响，审查指南也有记载：创立发明的途径不论是历尽艰辛还是偶然性均不会影响发明创造性评价）；其他地方均未看到专利中提供机理的必要性记载，专利并非如特定文献文章的纯理论研究，而是表观事实、效果的体现，机理则是微观条件下的细化研究，多在理论性学术文章中体现。

②结合相关文献、技术特点等，补充可能性机理解释。

值得说明的是：

1-尽管机理解释并非必要要求，但审查员想看到的仍是对机理方面的相关内容，若能补充，请务必补充；

2、撰写专利案件时，能补充机理请尽量补充，尤其中药领域君臣佐使案件一定要补充；

3、解释机理可以，但不要被审查员拉进坑底堵死所有门路，否则审查员可能会进一步指出“技术方案对本领域的技术方案是显而易见的、容易想到的”，从而认为该方案不具有新创性。

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