【实案复盘】精准检索，王律师助被告在5个外观专利侵权案中全胜

接到咨询

2021年4月26日（这一天正好是世界知识产权日），我在知乎上接到当事人的咨询，得知当事人被起诉外观设计专利侵权。知乎简单聊天后添加微信，得知案件的情况是这样的：

当事人是厦门G公司，主要经营的业务是销售和出口马赛克。正常经营过程中，接到了青岛S公司的起诉，而且不是一个，而是五个起诉。

通过了解得知，青岛S公司是马赛克装饰行业的大企业。本次维权行动，S公司不仅起诉了G公司，还起诉了同行业的多个公司。S公司名下拥有多个关于马赛克产品的外观设计专利，本次维权活动中，S公司动用5件外观设计专利分别起诉厦门G公司，形成5个案件。

5件外观设计专利分别有好听的名字：“水月镜花”、“丝丝入扣”、“冰晶”、“松果”和“雨滴”。

 

我在厦门见到了当事人。经过认真沟通，客户充分认可我团队在专利法律领域的专业性，决定委托。五个案件均由厦门市中级人民法院管辖，接到委托后，我立即向厦门市中级人民法院递交了委托手续，作为诉讼代理人开始办理案件。

 

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办案实况

我办理专利侵权案件的大体思路总是固定的：

首先确认被诉侵权产品落入专利权的保护范围，其次确认专利权的有效性，再次确认是否有抗辩理由，最后考虑侵权情节的轻重（包括惩罚性赔偿）。

专利案件中一般要求取得被告生产、制造的实物，用于和专利进行比对，以判断侵权。而本案中一个很神奇的地方在于，原告并未以公证购买的方式进行取证，而是将被告的网店页面做了截图公证。但是，考虑到专利本身是薄型产品，法院说不定会认为网店页面展示的产品图片已经足以和专利进行比对。因此，不能仅仅因为原告未进行实物取证而轻敌，仍然需要考虑应对策略。

我们必须先假定法院会组织比对，会认为落入保护范围，在此基础上寻找更为保险的脱身之策。

在产品落入专利保护范围的情况下，被告如果想获得胜诉，最有效的办法就是请求专利无效或者主张现有设计抗辩。二者虽然有程序上、细节上的差异，但殊途同归，本质上都是寻找在专利申请日前的在先设计。无论这个在先设计是图片、交易快照还是其他专利，只要能够证明其具体时间，就能够攻破防线，让产品即使落入专利保护范围也不侵权。

我们首先排除的是其他专利，因为原告起诉时提交了专利权评价报告，国家知识产权局已经检索了其他专利，并且认为其他专利并没有给涉案专利造成任何阻碍。考虑到国家知识产权局作出专利权评价报告时并不会考虑国内外的电商平台和社交媒体，我们把思路重点放在电商平台和社交媒体上。

但是，在电商平台和社交媒体的茫茫多图片中，寻找几幅想要的图片，又谈何容易！必须想办法缩小范围，否则无法进行。

我详细询问了关于产品和行业本身的细节。当事人告诉我：

涉案的马赛克产品，无论是原告S公司和被告G公司都是出口销售到欧美为主，并且竞争很激烈，原被告有时还会在展会上碰面。而涉案的几款设计都是行业内别人提供的所谓公版素材，并不知道有专利。

这句话给了我非常大的启发。我意识到：既然产品出口销售到欧美，并且竞争很激烈，那么势必需要很大的宣传力度。并且马赛克属于室内装饰用品，个人消费者对其也一定会关注，在欧美消费者或者下游商家经常接触的电商平台或者社交媒体上，说不定能找到相关的东西。最后，既然这个东西能作为“公版素材”传开，还传到被告这个小公司这里，那么这个东西在网上的扩散就会比较丰富，找到的可能性大增。

果然，通过关键词搜索、以图搜图、原告关联账号检索等方式，我们在Youtube、Instagram平台上相继找到了这5个专利的图片，分毫不差，并且其发布日期都在专利申请日之前：

 

1.S公司自己在Youtube上发布的产品宣传视频，破坏了专利“马赛克（水月镜花）”。

2.S公司的法定代表人用自己的账号在Instagram上发布的参加展会照片，破坏了专利“马赛克（丝丝入扣）”。

3.一位日常分享女博主在Instagram上发布的自家墙壁装修效果照片，破坏了专利“马赛克（松果）”。

4. 美国某马赛克销售公司在Instagram上发布的产品宣传图照片，破坏了专利“马赛克（雨滴）”和“马赛克（冰晶）”。

至此，原告S公司的5件专利被全部攻破。在互联网浩如烟海的图片和信息中，被告展现了百步穿杨的精准度，优异地完成了本次检索。作为额外收获的是，被告还发现：原告的这些专利似乎并非出自自己的原创，尤其是专利“马赛克（雨滴）”和“马赛克（冰晶）”是美国的马赛克销售公司首先发布在社交媒体上的，而专利“马赛克（松果）”是女博主分享的自家厨房装饰照片，时间均早于原告专利申请日期，却被原告S公司在国内申请了专利。

由于在国内公证处无法通过正常方式登录和浏览Youtube、Instagram网站，被告不得不委托了香港公证，以香港公证文书的方式固定了上述宝贵的证据。当收到香港公证文书时，被告明白：胜利已经在望。

 

收到关键证据后，被告立即展开了反击。一方面，被告向法院寄递了答辩状和证据复印件，详细陈述了不构成侵权的理由。

 

 

另一方面，被告向原告S公司寄出了言辞严厉的律师函，要求原告立即撤诉，否则原告S公司将可能对恶意发起诉讼的行为承担责任。

 

收到律师函后，原告S公司很快撤回了其中四个案件的起诉，保留了“水月镜花”一案。以至于法院的调解员老师也十分惊讶，连忙问我原告撤诉的原因：

 

而原告撤诉了4个案件，只留下“水月镜花”1个案件，为什么不一次性全部撤回，具体的原因我不得而知。但总之，“水月镜花”这1个案件原告也并未撑到开庭，在开庭前夕就向法官提交了撤诉申请，悄无声息地退去了。

原告来的时候气势汹汹，退的时候却悄无声息，原告S公司不但撤回了对被告G公司的起诉，还因为顾虑专利的缺陷，同时也撤回了对其他多个被告的起诉。

 

而作为办案律师的我，拿着5个案件的裁定书，向当事人复命。

这一场大战就如原告其中一个专利的名字：水月镜花。原告S公司距离胜利维权、清扫市场，看似只有一步之遥，却因为自身权利上的缺陷，变成水中之月、镜中之花，看得见摸不着。开个玩笑：如果用迷信的眼光看来，给产品、给专利起名字也要考虑吉凶，名字的吉利与否恰恰提示着诉讼的成败。

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典型意义

1. 精准检索，锁定胜机。

被告通过对同行的充分了解启发了办案律师，办案团队又通过高度精湛的检索技艺，成功检索了全部的现有设计，成为本案胜诉的关键。

2. 诉讼在墙内，证据在墙外。

国内专利诉讼中，少有在国外社交媒体上取证现有设计的。尤其是本案涉及的4个专利的现有设计证据都是从Instagram平台获得的。由于国内的互联网限制，被告不得不通过香港公证文书的方式来固定Youtube、Instagram两个平台上的证据，客观上增加了诉讼的繁琐。

3. 少见的国内涉Ins平台现有设计专利侵权诉讼。

经检索，国内暂无任何专利侵权诉讼的裁判文书提及Instagram平台上的证据，因此，这四个案件可以勉强分别算作全国第1、2、3、4例涉及Ins平台现有设计证据的专利侵权诉讼案例。

4. 被告反客为主，掌握主动权。

本案办理过程中，被告发送律师函警告原告，要求原告撤诉，这也是专利诉讼中少见的情况。一般而言，在专利诉讼中，被告面临5个案件起诉，已经是“黑云压城城欲摧”，疲于防守；但本案中，被告提出言辞严厉的律师函及随附的充分证据，确实起到了作用。原告收函后撤回了4个案件的起诉，随后又在开庭前撤回了最后1个起诉。

原告未提交涉案侵权产品实物。但遗憾的是，由于原告不战自退，我们已经无法通过实战来验证这一情况对案件走向的影响，无法知道法院是否会以被告网店的截图和专利图片进行比对，又是否能够作出确认落入保护范围的判决。也许仅凭这一点，被告本就可以获得胜诉的，无需大费周章。但是被告毕竟不宜把鸡蛋放在同一个篮子里，要进行饱和式的答辩和应诉，把所有通向胜诉的道路走遍。

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王伟麟律师

思博论坛ID“小兔兔考专代”

1）北京市盈科（东莞）律师事务所执业律师及专利代理机构负责人、专利代理师、思博论坛版主；

2）经办案件曾入选广东律协评选的“2019十大涉外知识产权典型案例”，曾参与处理涉及某中国头部手机及通信公司和某新西兰音乐家的跨国著作权纠纷、涉及某美国TOP1手机公司和某美国通讯研发公司的跨国SEP专利权纠纷；

3）精通日语英语并可作为工作语言，专长于知识产权法、竞争法、涉外法律纠纷；

4）中南大学工学学士、厦门大学法学硕士。

本篇文章来源于微信公众号: 知产钟老板