关于优先权运用的一些思考

优先权制度是我们在专利申请中常用的制度,其设立的初衷在于方便创新主体在其他国家申请专利

早在1883年3月20日形成的《保护工业产权巴黎公约》就已经确立了优先权原则,具体内容是:

发明、实用新型和工业品外观设计的专利申请人从首次向成员国之一提出申请之日起,可以在一定期限内(发明和实用新型为12个月,工业品外观设计为6个月)以同一发明向其他成员国提出申请,而以第一次申请的日期为以后提出申请的日期。

而实际上大家对优先权应用并不止于进行国际申请,还可以利用专利优先权进行专利方案的完善、实验数据的补充、明显错误的修改、生物保藏缺失补充、变相延长专利到期时间等操作。

以上都是大家已经了解的常规操作,不再赘述。

这里为大家设置一种情形,对专利优先权的“另类”运用进行讨论。

小编在处理案件时,发现存在这样三件专利申请。

申请A:中国专利申请,当前状态:中通回案实审
申请B:要求A优先权的PCT国际申请
申请C:申请B进入中国国家阶段的申请,当前状态:实质审查

小编一开始存在一个疑问,申请C相当于要求了申请A的优先权,属于本国优先权,按照专利法实施细则规定,申请A是需要撤回的,为什么申请A和申请C可以同时在审查状态,这样不是会构成重复授权吗。

另外即使通过修改不会构成重复授权,那也和本国优先权的要求不符,因为申请A和申请C如果通过修改克服重复授权的问题同时获得授权,那就相当于申请C要求了申请A的部分优先权,而本国优先权不管是要求部分还是全部优先权,在先申请都要求撤回,并且授权专利不能作为本国优先权的基础

这妥妥和《专利法》矛盾啊!

看到这里,小编去翻查了《专利审查指南》,在“进入国家阶段的国际申请的审查”部分“在先申请是在中国提出”的小节找到了答案,具体描述为:
“在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权
由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;
同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理。”

专利法实施细则第三十二条第三款:

申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

就是说,通过PCT进中国国家阶段的专利有“特权”,国内优先权申请文件不需要撤回

那么重点来了,要求中国优先权进行PCT国际申请再进入中国国家阶段对申请人来说至少存在以下好处:
1

多了专利审查机会

如果第一件中国申请本身具有一定创造性但答复没有到位、对比实验没有时间补充导致驳回,则可以利用进入国家阶段后再次进行审查过程。
2

获得不同保护范围

如果对第一件中国申请授权的保护范围不满意,还可以利用进入国家阶段的申请重新构建权利要求保护范围。
3

“变相”延长分案的时限

如果第一件申请在进入国家阶段的申请之前结案,那么未审结在后申请可以作为母案进行分案。 

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