从一个“一波三折”的复审案例看杂质化合物的可专利性

根据《中国药典》中对于药品杂质的定义，药品杂质包括有机杂质、无机杂质和残留溶剂，即所有影响药品纯度的物质均被称为杂质。

因此，无论是原研药还是仿制药企业，在药物的研发生产中均离不开对药品杂质的研究。

常见的杂质相关的专利申请包括如下两种情形：

▼ 情形一

申请日前现有技术中并未公开该杂质化合物，本发明首次发现该杂质化合物，旨在对该杂质化合物及其制备方法，或者仅对该杂质化合物的制备方法进行保护。

▼ 情形二

在申请日前该杂质化合物在现有技术中已公开，但现有技术中存在没有公开的合成工艺、合成工艺复杂、反应条件苛刻等原因，发明提供一种克服上述技术问题的新的制备方法。

在针对上述两种情形的杂质化合物的创新进行专利申请过程中，审查员对于杂质化合物的认定存在一定的争议。

经对历年结案的杂质相关专利检索分析发现，实质审查阶段审查意见通知书的意见包括不具备创造性（法22.3）、公开不充分（法26.4）、不具备实用性（法22.4），尤其是2022年开始，基于实用性（法22.4）驳回杂质相关专利的比例明显增加。

本文将结合一个经历了一波三折的复审案例分析情形一中杂质化合物的可专利性，以对后续该类主题专利申请过程提供参考。

【案例详情】

专利CN2022108707710 一种乌拉地尔杂质化合物、制备方法及其应用。

权利要求1要求保护如下式I的杂质化合物。

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式I

该专利要解决的技术问题：如上式I杂质尚无标准品在售，也无文献报道，无法对乌拉地尔或盐酸乌拉地尔中可能存在一潜在杂质进行有效的质量控制。

该专利说明书中记载了所述杂质化合物的制备实施例以及将该杂质化合物作为对照品对乌拉尔进行纯化将特定杂质含量控制在0.1%以下用途验证实施例。

第一次驳回

实审阶段以不符合专利法26.3款规定的公开充分为由驳回该专利。

具体理由为：

通过已知纯化方法即可将式I杂质含量降低至药典及ICH Q3A限定的0.1%以下，说明书也未记载该杂质化合物是否具有生物作用或毒性、对于药品的质量是否具有不良影响。

因此本领域技术人员无法认定式I杂质化合物在产业上具有质量控制的需求，不具有制备工艺质量控制对照品的用途的问题。

撤销驳回决定

申请人对上述驳回决定不服，提出了复审请求。

复审阶段，合议组认为专利符合公开充分的要求，撤销了上述驳回决定。

决定要点如下：

（1）对于化学产品发明，如果说明书公开了所述化学产品的确认和化学产品的制备，且本领域技术人员结合现有技术和本申请说明书记载的内容能够预期所述化学产品能够实现至少一种用途，那么说明书就满足公开充分的要求。

（2）药典明确了在诸如现代色谱技术的分析技术中杂质对照品的用途，也未否认提供杂质含量更低的高质量药品在产业上的意义。

因此，提供信号杂质含量低于0.1%以下的原料药或高纯度的信号杂质对照品是产业上基于生产成本和使用需要可以进行的选择。

（3）就本案而言，说明书附图4所示的制备工艺已被现有技术公开，说明书实施例4表明，在粗品中杂质I的含量超过0.1%面积，需经过提纯才能获得杂质I含量在0.1%面积以下的乌拉地尔精制品。

因此本领域技术人员有动机对乌拉地尔制品进行检测并控制其中杂质I的含量，在此基础上，式I杂质化合物是否具有毒副作用、提纯方法是否被现有技术公开并不影响对本申请说明书公开充分的判断。

第二次驳回

再次审查阶段，对该案件重新审查后认为该杂质化合物不具备专利法22.3的创造性，并最终以其不符合法22.3的规定驳回该专利。

驳回要点为：

在现有技术对比文件 1已公开了乌拉尔粗品制备工艺（与本发明附图4记载的制备工艺相同）的情况下，出于对产品质量检测的目的，本领域技术人员容易想到对粗产品进行纯度及杂质结构鉴定，当对对比文件1已公开的所述粗品进行产品分析时，容易通过常规分离鉴定和结构表征方法确定杂质的结构。

因此，出于对药品生产工艺杂质分析的普遍需求以及对已有合成路线的分析、鉴定，本领域技术人员容易获得所述乌拉尔杂质式I的结构。

在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段得到权利要求1保护的技术方案，对于本领域技术人员而言是显而易见的，因此，权利要求1不具备创造性。