专利审查意见通知书中高频词非“容易想到”、“能够想到”、“常规选择”、“常规调整”莫属,以上词汇让申请人和代理人踟蹰、迷茫、哭笑不得。
到底怎样才算“不容易想到”和“非常规选择”?真的存在这样的技术方案吗?
“容易”、“能够”和“常规”给专利的创造性高度笼罩上了一层迷雾。看不清专利申请的非显而易见性,转而追求“预料不到的技术效果”以体现创造性,陷入了“事后诸葛亮”的思维泥沼。
此时,小编只想引吭高歌“借我!借我一双慧眼吧!让我看透非显而易见,打破容易想到……”。
那么,如何从非显而易见性切入,吹散“容易”、“能够”和“常规”带来的迷雾呢?
一件发明专利申请具备创造性,需要满足以下条件:
其中,例如可以是,与要求保护的发明技术领域相同,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术,或者虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术。
应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。
要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点(专利审查指南第3.2.1.1节)。
接下来,结合案例介绍几个非显而易见性的切入角度。
非相同或相近技术领域,没有动机借鉴
本申请请求保护一种两性离子化的木糖渣纤维素纳米晶的制备方法,包括:将木糖渣原料进行干燥及细化处理,再经碱处理分离得到纤维素;然后通过高压均质法和纤维素酶解法将纤维素纳米化,得到高纯度的纤维素纳米晶。再经过表面三步化学改性(表面氨基化、二乙烯砜修饰以及进一步偶联含两性离子结构的氨基酸)制备了一种两性离子化的木糖渣纤维素纳米晶。
说明书中验证了该纳米晶体不仅在高盐溶液中具有很好的稳定性,且具有优异的抗蛋白非特异性吸附性能。
其中,化学改性工艺如下:
一通时,审查意见引用对比文件1-4和证据文件5评述了创造性。
其中,对比文件1公开了通过表面三步化学改性(氨基硅烷表面氨基化、二乙烯砜修饰、偶联含两性离子结构的氨基酸)制备得到的两性离子化的纳米二氧化硅,所得两性离子化的纳米二氧化硅可以有效抵抗蛋白质吸附,并且在盐溶液中的高稳定性。
改性方式如下:
对比文件2教导了纤维素纳米晶亦具有两性化修饰以提高抗污染能力、提高应用范围的需求,并教导了可通过接枝氨基酸制备两性化的纤维素纳米晶,证据文件5教导了纤维素纳米晶的羟基可与硅烷偶联剂的硅醇键发生缩合反应,说明对比文件1的改性方法适用于纳米结晶纤维素,对比文件3-4教导了纤维素纳米晶的制备工艺。
分析发现对比文件1的改性工艺和条件与本申请相近,追求的性能相同,并且本申请的性能与对比文件1相当,主要区别在于本申请对纤维素纳米晶进行改性,对比文件1对纳米二氧化硅进行改性。
本申请和对比文件1非相同或相近的技术领域,属于有机领域和无机领域的区别。即使审查意见引用了对比文件2和证据文件5以说明可以将对比文件1的改性方式用于纤维素纳米晶,但技术领域的跨度太大,没有借鉴基础,一通回案后授权。
可见,最接近的现有技术应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术,如果二者技术领域跨度很大,例如,有机领域和无机领域的差别,金属无机材料领域和普通无机材料领域的区别,可以作为非显而易见性争辩的切入点。
解决的技术问题不同,没有动机改进
本申请意在保护一种高蛋白高膳食纤维颗粒营养棒,由复合蛋白粉、膳食纤维、糖醇、食用油、蛋白颗粒、栗子皮提取物等制备得到,说明书中未提供单因素对比例,证明原料种类或用量的影响。
驳回决定采用对比文件1-2评述了创造性。其中,对比文件1提供了一种能量棒,由碳水化合物复合物、蛋白复合物、膳食纤维、巧克力等制备得到。对比文件2教导了栗子皮提取物具有抑制α-淀粉酶、降低餐后血糖的作用。
审查意见认为本申请并未证明原料种类或用量关系带了何种预料不到的技术效果,在对比文件1-2的基础上本申请没有创造性。
分析本申请和对比文件1-2后,发现对比文件1与本申请的技术构思和要解决的技术问题相反,没有动机在对比文件1的基础上改进以得到本申请的技术方案。复审请求时从以下角度进行陈述:
对比文件1的目的在于提供一种能量密度高、可以快速补给能量的能量棒,其目标人群主要为专业运动员、健身爱好者和户外健身人群。
而本申请的目的在于提供升糖指数低,饱腹感强,适合糖尿病人、减重人群、运动员食用,同时添加的低聚糖可以调节人体肠胃健康,有效的控制餐后血糖的营养棒。
二者的发明构思和目的完全相反,一个在于降低能量密度,一个在于提高能量密度,并补充了对比文件1食用后的体重数据进一步说明以上不同。
对比文件1含有大量的巧克力,而根据对比文件1说明书的记载可知,对比文件1中是针对巧克力能量棒进行改进的,本领域技术人员没有动机省略巧克力。
在对比文件1追求能量密度高、可以快速补给能量的能量棒的基础上,即使对比文件2教导了栗子皮提取物具有抑制α-淀粉酶、降低餐后血糖的作用,本领域技术人员仍没有动机将栗子皮提取物用于对比文件1。
可见,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
当对比文件与本申请要解决的技术问题不同、甚至相反时,没有动机进行改进以得到本申请的技术方案。解决的技术问题不同或相反,是争辩非显而易见性的有力切入点。
对比文件存在结合障碍,没有动机结合
本申请意在保护一种糠酸莫米松凝胶,由糠酸莫米松、水溶性基质、助溶剂、保湿剂、防腐剂、溶剂、稠度调节剂、酸、纯化水制备得到。从说明书中仅可以看出,加入酸后可以减少有关物质,各组分用量对性能的影响很大,具体如下:
二通时,审查意见采用对比文件1-3评述创造性。
其中,对比文件1公开了除酸以外的原料制备的糠酸莫米松凝胶(其中,表面活性剂为海藻酸钠、月桂氮卓酮,与本申请不同),对比文件2教导了加入无机酸可以改善杂质的析出,以及表面活性剂的种类,对比文件3教导了卡波姆与三乙醇胺的配比对性能的影响。
分析对比文件1-3后发现,对比文件1中存在对酸敏感的原料,而对比文件2中并不含有对酸敏感的材料,对比文件3教导的卡波姆与三乙醇胺的配比与本申请优选范围不同。
二通答复时将权利要求保护范围改至实施例,从以下角度进行陈述:
本领域公知,海藻酸钠的稳定性以pH值6-11较好,pH值低于6时析出海藻酸,不溶于水。
月桂氮卓酮为非极性透皮促进剂,它可增强通透性,对亲脂性亲水性药物均有透皮促进作用,但不宜与强酸或凡士林为伍,以免降效(《染化药剂 第2版 (修订本)》,刘正超编著,1959;《药剂学 第2版》,韦超,侯飞燕主编,2012,第241页),并且卡波姆在pH6-10时最稳定,随着pH降低(本发明加入膦酸后pH低于6),其逐渐变稀,可见,对比文件1中卡波姆和助溶剂(海藻酸钠、月桂氮卓酮)均对酸不稳定,而磷酸为强酸。
因此,即使对比文件2教导了加入无机酸可以改善杂质的析出,在对比文件1的基础上,本领域技术人员没有动机加入强酸磷酸。
关于三乙醇胺与卡波姆的质量比,权利要求中限定为0.33或0.4,对比文件3虽教导了二者质量比在0.4-0.55更优,但根据对比文件3对比例4和7可知,当二者质量比为0.35和0.33时(对比例4和7),相比三乙醇胺与卡波姆质量比为0.44-0.55的实施例1-7,有关杂质含量显著提高(0.29%-0.45%→0.89%-0.95%),因此,在对比文件3的教导下,没有动机使三乙醇胺与卡波姆的质量比小于0.4。
而根据本发明实施例1-4可知,本申请使三乙醇胺与卡波姆的质量比为0.33或0.4,获得了相当的技术效果(杂质含量为0.73%-0.77%),以上效果是根据对比文件3不能预期的。
磷酸、三乙醇胺、卡波姆、保湿剂和溶剂乙醇的用量,尤其是卡波姆、三乙醇胺和磷酸的配比对凝胶的稳定性均有很大的影响,当原料用量或配比不在本发明所限定的范围内,所制备的凝胶不能获得好的综合性能。
可见,由于对比文件1中存在对酸敏感的材料,即存在加酸的技术障碍,此时,即使对比文件2教导了加入酸可以降低有关杂质,本领域技术人员仍是没有动机加酸的。对比文件中存在技术障碍,或给出了反向教导,致使本领域技术人员没有动机进行结合,亦是非显而易见性的有效切入点。
可见,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
当对比文件与本申请要解决的技术问题不同、甚至相反时,没有动机进行改进以得到本申请的技术方案。解决的技术问题不同或相反,是争辩非显而易见性的有力切入点。
存在构效关系的原料,大小分子不互通
本申请意在提供提供一种化妆品组合物,由甘氨酸-脯氨酸-羟脯氨酸(Gly-Pro-Hyp)组成的三肽(小分子)、低分子量透明质酸、矿物质成分和维生素作为有效成分,促进皮肤细胞的再生并恢复受损皮肤的功能。
说明书中验证了所述化妆品组合物具有声称的技术效果,未设置对比例。
驳回时采用对比文件1-3评述创造性,其中,对比文件1公开了一种具有甘氨酸-脯氨酸-羟脯氨酸序列片段的多肽(分子量5000-50000)作为胶原蛋白样物质的化妆品组合物,对比文件2教导了含有胶原蛋白、透明质酸、氯化钙、硫酸镁、维生素B等的护肤组合物,对比文件3教导了低分子透明质酸对皮肤润泽效果显著。
合议组认为:对比文件1中公开的具有甘氨酸-脯氨酸-羟脯氨酸序列片段的多肽、对比文件2教导的胶原蛋白均为大分子物质,与本申请的三肽相比,在分子量、化学结构上存在巨大的差异,在对比文件1-3的基础上无法得到本申请的技术方案。
对于存在构效关系的活性物质,例如多糖、蛋白、木质素等,通常大分子和小分子的结构和性能是存在较大的差异。大分子和小分子物质之间的显著性差异,导致其不可相互替代,是非显而易见性的切入点之一。
非显而易见和预料不到的技术效果是创造性的充分条件,但非必要条件。
对于具有非显而易见性的技术方案,具有有益的技术效果即可。
面对审查意见通知书中的“容易想到”、“常规选择”,要善于从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,分析其技术领域是否与本申请相同或相近,现有技术整体上是否存在某种技术启示使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明,判断本申请是否显而易见。
避免“事后诸葛亮”的思维陷阱,凡创造性以预料不到的技术效果论,勇于跟审查意见说“不”,拨开迷雾,从非显而易见性体现技术方案的创造性。
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