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答复审查意见「补数据」的有效操作

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发明专利收到的审查意见通知书中，指出创造性问题的意见占比极高。

在答复这类审查意见时，最重要的就是确定实际解决的技术问题。

确定实际解决的技术问题通常采用“三步法”。

答复时由于审查意见中一般已经给出最接近的现有技术，因此，需要申请人答复的内容实际就是和最接近的现有技术进行比较。一方面确定区别技术特征，另一方面确认区别技术特征带来的技术效果，再以此确定实际解决的技术问题。

01 技术特征

确定区别技术特征是比较简单的，只需要对当前申请与最接近现有技术的技术方案进行一一比对找到区别即可。

02 技术效果

但在确认技术效果时，会遇到各种各样的问题，特别是将当前申请与最接近的现有技术进行比较时，所呈现的效果是采用不同的验证方法得到的，这就会出现二者的效果不能直接进行对比的情况。而面对这种情况，如果想要体现本申请的的效果，就需要补充实验数据用于证明。

关于补数据的一般要求：不超出原始记载（可以毫无疑义地确定），如何补数据才能够达到要求从而被接受就很重要。

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以菌种类专利为例说明如何在答复中有效地补充数据而不会造成超范围。

假设：

本申请保护菌种X-1，能够治疗糖尿病，效果实验为大鼠糖尿病模型1降血糖效果实验，给药量为10⁸CFU/kg/天。

对比文件1公开了菌种X-2（与X-1同种），能够治疗糖尿病，效果实验为大鼠糖尿病模型2降血糖效果实验，给药量为10⁹CFU/kg/天。

现有数据降糖效果中，血糖降低程度数据本申请比对比文件1差。

以上条件下，审查意见中大概率会指出：

由于X-1与X-2为同一种菌，现有技术中公开了X-2具有治疗糖尿病的效果，本领域技术人员可以推断X-1同样具有治疗糖尿病的效果，且X-1的降血糖效果不如X-2，没有预料不到的技术效果。

但是我们仔细看一下二者的条件就会发现，实际上二者在验证效果时验证所用动物模型不同，给药量也不同，因此直接进行对比是无法反映孰优孰劣的，这个时候我们就有了补充实验的动机。

此时有几种选择可以让我们将二者放在同一验证条件下进行对比：

◆ 方法一：

将对比文件1的菌种X-2参照本申请的大鼠糖尿病模型1以10⁸CFU/kg/天的给药量进行降糖效果验证。

◆ 方法二：

将本申请的菌种X-1参照对比文件1的大鼠糖尿病模型2以10⁹CFU/kg/天的给药量进行降糖效果验证。

◆ 方法三：

将本申请的菌种X-1与对比文件1的菌种X-2参照本领域另一种最常用的方法进行进行降糖效果验证。

以上三种方法，方法一是补充了对比文件1的菌种X-2的数据。方法二是补充了本申请的菌种X-1的数据。方法三是二者的数据都补充了。

那么何种方式是不超出原始申请的记载呢？

答案是方法一。

无论是方法二还是方法三都补充了本申请菌株通过其他方法测定的数据，即增加的技术效果是原申请中没有记载的，因此超出了原始记载的范围。

但是方法一补充的是现有技术的数据，也就是说，X-2作为一个公开菌株，本领域技术人员能够对其性能进行验证，而这个验证工作是不需要付出创造性劳动的，即能够毫无疑义地确定。

因此方法一的补充方式是可以被接受的。

在确定了这个思路以后，就可以着手进行实验了，最好的情况当然是对比文件实验数据在同条件下比本申请差，这时候就可以直接认定本申请的菌株具有预料不到的技术效果，优于现有技术。

但是实验结果往往是不能确定的，即便是我们确认了这个补充数据的思路，结果也不一定会按照我们的想法来，如果做出的实验结果对答复审查意见没有作用的话，就只能另辟蹊径。

此外，在进行实验设计时还需要考虑到补充实验的时间是否充足的问题，不要临近答复期限才发现实验做不完，再考虑别的补救办法也来不及了。

以上补充数据的操作仅仅是补数据的一种简单形式，在实际答复过程中，往往会有更加复杂的情况。

比如在需要体现非显而易见性时，需要对各种条件是否为常规筛选进行陈述，这种情况有时候也需要一些实验数据的补充才能够支持陈述内容。

但是这种情况也不是所有补充数据的操作都能够被接受的，需要结合具体的案情进行具体分析，结合法条对需要补充的数据进行确认，避免超范围的情况发生。

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