专利答复的小心得—保护范围与说明书不支持,如何权衡?

根据专利法第二十六条第四款规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求所要保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。

在专利的审查过程中,审查员往往会提出“得不到说明书的支持”这种审查意见。对于这种审查意见答复,一般有两种解决和意见陈述方式:


(1)从说明书中提取技术特征,限定范围:这是最简单也是成功率最高的解决方法,申请人根据说明书所记载的文字内容进行范围的限定,与说明书的文字记载保持一致;

(2)保持原有权利要求需要保护的技术范围:对于一些行业通识,在说明书中往往未进行文字的记载,从而会对范围的限定造成“超出说明书公开的范围”的假象,最终对审查结果造成负面的影响。为了能够最大限度的保护范围而非“仅”依据说明书的记载而进一步“缩小限定”,这就需要申请人维持原有的权利要求记载,并寻找大量的相关有利证据,据理力争,彻底打消审查员的疑虑。


接下来,小编就第二种解决方式,以“一种新型玻璃纤维网的构造方法”专利为例,细细解说如何从“得不到说明书的支持”的不利处境,逆风翻盘,证明原权利要求技术特征的可行性,在不进行权利要求“缩限”的前提下,最大限度的保护原权利要求中的关键技术。

在此专利中,权利要求书中记载了有机纤维与玻璃纤维的平均直径比为10-30:1,但并没有记载有机纤维和玻璃纤维的直径范围,这就造成了直径比在权利要求书记载的范围内,而有机纤维和玻璃纤维的直径不受限制的“假象”。虽然申请人在说明书的实施例中用到了直径为0.5-1um的玻璃纤维和直径为13um或15um的有机纤维,但实际上,这并非是实现专利技术的唯一范围。

如果在答复时直接按照上述的文字记载对纤维的直径进行限定,会大大缩小本专利实际所要保护的范围。因此,对于这种不受限制“假象”的意见陈述,只需要三步即可打消审查员的疑虑:

第一步:需要说明关键技术:纤维的尺寸比例是实现本专利工艺设计的关键参数,而非尺寸大小;

第二步:直击要点,这关键的一步就是寻找权威的证据,列举出权威书籍中详细的记载,尽量不使用专利、文献或者网络上的模糊记载,打消审查员的疑虑:对于此专利,于行业从业人员而言,用于高效过滤的纤维尺寸在亚微米到到几十微米之间是行业通识。申请人从3本权威经典的书籍中给出了强有力的证明,整理了有关过滤的纤维直径尺寸的段落。这3本书籍分别为1993年出版的《纤维过滤材料》、1990年出版的《纺织品过滤材料》和2005年出版的《除尘器手册》。

第三步:明确给出结论:针对高效过滤使用的化学纤维的尺寸在亚微米到几十微米之间是行业通识。经由有机纤维与玻璃纤维的比例,结合本专利中权利提到的“所述有机纤维与玻璃纤维的平均直径比为10-30:1”,可以推断出所使用的玻璃纤维的直径范围。而实施例中所使用的有机纤维的直径(13um或15um)和玻璃纤维的直径(0.5-1um)均落在这一范围之中,因此当权利要求中限定了纤维直径比例之后,纤维的直径大小便已限定,不存在无限放宽的可能性。

从这个案件中可以看出,在答复“得不到说明书”的支持这一审查意见时,并不一定仅根据说明书的文字记载缩小权利要求书的保护范围。申请人更需要做的是保护自己专利应得的关键技术,寻找权威的反驳证据,据理力争,保护发明中合理的技术方案范围。所以说,距离授权成功,或许仅仅差一个证据。

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