向左还是向右？-专利延迟审查之惑_知识产权零距离网（IP0.cn）

导读：2019年11月1日起施行的《专利审查指南》在第五部分（专利申请及事务处理）第七章（期限、权利的恢复、中止、审查的顺序）中增加了“8. 审查的顺序”一节。在该节中，除了明确“一般原则”之外，还进一步规定了“优先审查”和“延迟审查”两种特殊情形。这两种情形恰好一快一慢：优先审查是对于满足条件的专利申请加快审查过程的程序；与之相反，延迟审查则是应申请人的请求，对发明申请和外观设计申请推迟审查的程序。

在传统的观念中，大多数申请人都希望自己的发明创造申请专利后，能够尽快获得授权，尽快将技术方案转化为专利权，既能奠定市场地位，早日享有权益，又能提升企业形象，展现技术实力，又能为申报高企、科创板上市做好专利储备，甚至还可用于出资、融资等。

而这次新修改的《专利审查指南》中，却迎来了一项新的专利申请制度——延迟审查（需要注意的是，该制度只适用于发明专利和外观设计专利），其用意在于让企业的专利申请流程可以选择慢一些，延缓专利权的取得。该“反向”式的操作，同样为企业带来了新的思路，能够丰富了企业的专利布局及战略。

那么企业该如何合理利用这一制度，并从中获取自身的权益呢？且看专利申请延迟审查制度的魅力。

首先我们先来了解下什么是“延迟审查”？

基本概念：“申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效；外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后，该申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。”

主要方面：

（1）适用类型：发明，外观设计

（2）提出请求的时间：

发明——在提出实质审查请求的同时提出（自实质审查请求生效日起生效）

外观设计——在提交外观设计申请的同时提出

（3）延迟期限：1年、2年或3年（自延迟审查请求批准生效之日起）

后续：延迟期限届满后，申请将按顺序待审

（4）可否撤回或修改：否

注意：

1.延迟审查制度并不适用于实用新型专利申请。考虑到延迟审查制度作为一项新制度，在运行初期不宜设置地过于复杂，因此目前没有设立撤回程序、公告程序和专门的公众异议程序等。

2.对于发明专利申请而言，延迟审查制度延长的是进入实质审查阶段后等待被审查的等待时间，而不是提出实质审查请求的期限，该期限仍为申请日（若要求了优先权，则为最早的优先权日）起3年内。

3.进入实质审查阶段的通知书还是会在提出实质审查请求并缴纳实审请求费不久后下发，而进入实质审查阶段的通知书的下发则意味着进入实质审查阶段，因此在进入实质审查阶段后的3个月内提交主动修改的这个期限不会被延迟。

接下来我们就来看下专利申请延迟审查制度是如何发挥其魅力？

1、“引而不发”，保持震慑力

在《海牙协定》中包含有延期审查制度，而我们这次的增补，也是终于与国际接轨，为今后加入《海牙协定》清除了障碍。很多国外的权利人，都比较善用延迟审查制度，甚至会以申请延期答复、形式缺陷修改等各种方式去延长审查期限，以求尽可能晚地获得授权。

这种申请策略通常有两个目的，一是迷惑对手，使其难于作出准确的判断。特别是对于行业的先行者来说，当对方纠结于初代专利技术时（发明公布阶段），得以“暗渡陈仓”，迅速升级技术、产品，不断扩大与竞争对手产品之间的代差，一骑绝尘；二是震慑对手，让对手不敢轻易试水、涉足专利区域，压缩对手的技术空间。

2、专利“潜水”，精准打击

众所周知的是，专利授权比的是申请日，谁在先申请，谁就能获得专利授权，故延迟授权并不影响最终的权属。而延后的专利权，特别是外观设计，面向社会公众公开的时间自然相应顺延，使得专利可长时间潜伏在水面之下，对手们根本无从获知。如相应的产品在市场上走红、热销时，必然会吸引大量的关注与投入，而当对手们为产品上市做足了准备，铺开了生产线、备好了原材料、订单在手，正准备大干一场时，则可适时取得专利授权，给竞争对手们按下“暂停键”……

在对手付出大量时间成本与资金成本却难以寸进的情况下，权利人即可实现自身利益的最大化。

3、充分思量，灵活布局

延迟审查，可以更充分的全面评估技术方案，以及市场对技术的接受程度。进可以统筹安排，甚至与加速审查并用，打出专利授权的组合拳，完成“专利圈地”；退可以撤回申请，放弃一些将被淘汰的技术与研究方向，让企业的发展更加灵活。

最后我们站在发明和外观设计两个角度来详细了解下延迟审查的优势：

1、延迟审查对于发明专利的优势

（1）对于某些原创型或者重大改进型的发明专利申请，适度利用延迟审查制度，使得授权周期延长，提出分案申请的时机也加长，可以无法让竞争对手获知准确的权利要求保护范围，不敢贸然进行同类产品的研发来进行规避设计，从而使自己获得了宝贵的竞争时间，扩大自己与竞争对手的产品代差，赢得市场主动权。

（2）延迟审查制度的引入将给予申请人请求推迟审查的机会，申请人将有更多的时间来考虑其申请的保护范围、是否继续维持该专利申请以及是否提交更多的分案申请等。在实践中，申请人可以将请求延迟审查与分案策略相结合，以达到在尽可能长的时间范围内保留提出新分案申请的机会以及尝试不同的争辩策略的目的。

2、延迟审查对于外观专利的优势

（1）在实践中，当企业做好一件产品的外观设计之后，如果产品不能马上上市或者短期之内不能上市，在申请外观设计之后这项设计将在6个月左右授权公告，公众就能查询到。对于以新颖的外形和视觉冲击力赢得市场的产品而言，专利公告而造成的设计方案公开，在一定程度上会降低产品正式上市对消费者的吸引力，从而影响产品销售量；或者竞争对手大量回避设计仿制，对企业之后上市的产品造成严重冲击。因此，企业可以通过递交延迟审查请求来解决这个问题。

（2）在某些外观产品更新迭代快速的行业中，企业推出了某款设计新颖的产品，可以通过对外观设计专利的延迟审查请求，迷惑竞争对手，让竞争对手在相当长的一段时间内查询不到该专利的存在（外观设计专利只有授权后公众才可以查询到），因此竞争对手以为该企业忘记申请专利从而可毫无顾忌的进行抄袭和模仿。待时机成熟时，申请人再根据侵权情况适时取得该外观设计专利授权，给侵权者以致命一击。

（3）中国打算加入《海牙协定》，海牙协定中规定了对工业品外观设计，申请人可以请求延期公布。这次“延迟审查”制度的颁布也为加入《海牙协定》消除了制度上的障碍。

当然，事物总是一分为二的，延迟审查的适用也伴随有相应的缺点。

（1）缩短授权保护时间

延迟审查的提出变相缩短了专利保护的有效时间。在专利运营中，专利剩余保护时间通常是一个重要的考量因素。再加上形式审查和各种手续的时间，当专利获得授权时，其剩余保护期限已经不多了，这将给专利运营带来了不利影响。

（2）增加市场竞争风险

一项制度往往具有两面性，延迟审查制度的提出增加了申请人的市场竞争优势；但相应的，对于社会公众和竞争对手，特别是一些小微初创企业而言，其在技术创新上相对于行业龙头企业本就处于弱势地位，在一定程度上给其技术创新增加了难度，不利于其发展。

（3）影响发明人奖励的及时性

根据《专利法》及实施细则的规定，在专利授权后，应该给予发明人适当的奖励。但延迟审查制度的推出可能会延长专利授权周期，进而影响发明人获得奖励的及时性，不利于鼓励发明人进行发明创造的积极性。

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