10年无效挑战，看马库什权利要求的本质–单个or整体？

【案件信息】

案件编号：第4W100925号、4W110120号

决定日：2014年02月13日、2021年9月13日

发明创造名称：核苷酸类似物 

无效宣告请求人：上海桐泰实业有限公司 

专利权人：吉联亚科学股份有限公司

专利号：97197460.8

申请日：1997年07月25日

【基本案情】

2011年5月13日

上海桐泰实业有限公司（由上海奥锐特实业有限公司变更而来，下称请求人）提起无效宣告

2014年02月13日

国家知识产权局做出第22284号无效宣告请求审查决定（下称在先决定），宣告本专利全部无效

2016年9月27日

北京知识产权法院作出（2015）京知行初字第1297号行政判决，驳回了专利权人的诉讼请求

2017年12月19日

北京市高级人民法院作出（2017）京行终1806号行政判决，撤销了一审判决和在先决定

2021年9月13日

专利局复审部重新做出无效决定，推翻了在先决定的结论，维持本发明专利权全部有效。

自此，历经10年之后，本次专利无效挑战以失败告终。

【无效决定要点】

本专利授权文本的权利要求1为：

其中，第一次无效决定，宣告本专利全部无效：

其争议点在于：在后申请权利要求的保护范围是否超出了其优先权文件记载的范围，即在后申请的权利要求是否可享有优先权。

合议组认为，本专利的授权公告文本与其声称的优先权文件之间至少存在如下区别：

（1）两个通式（1a）的基本结构不同。本专利权利要求1中的式Ia为A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a) (Z)，其中R2独立地为-H、未取代的或者被1或2个卤素、氰基、叠氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、……，即“C”可以同时连接两个均不为H的基团；而优先权文件中的式Ia为A-CH(R2)OC(O)X(R)n-Z，其中R2取代基所连接的碳上限定了必须连接一个H，即相同位置上的“C”上仅能连接一个不为H的基团，由此可见，本专利的式Ia和优先权文件中的式Ia不同，就此定义来说，本专利权利要求1的保护范围超出了其声称作为优先权文件记载的范围；

（2）两个通式（1a）使用的取代基定义不同：其中，本专利权利要求1取代基R2中的“氰基”，R3中的“C2-C12链烯基、C2-C12链炔基或C5-C12芳基”,R中的“氰基”、“-N(R4)2-”,以及“条件是：……（c）两个与N原子连接的R基团可以是-H”在优先权文件中均没有记载，就此定义来说，本专利权利要求1的保护范围超出了其声称作为优先权文件所记载的范围；

（3）本专利权利要求3定义取代基R时涉及了多种取代或未取代的基团，而优先权文件中相应的通式化合物（1）定义的R仅包括C1-C10烷基，就此定义来说，本专利权利要求3的保护范围超出了其声称作为优先权文件所记载的范围；

基于上述理由，本专利权利要求1和3不能享有1996年07月26日提交的US08/686,838的优先权，存在相同缺陷的权利要求4-14、19-32也不能享有上述优先权。

而专利权人则认为马库什权利要求应被理解为多个并列技术方案的集合，在该范围内排列组合得到的每一个具体化合物都是一个技术方案。因此，核实优先权时，应将本专利权利要求中包含的具体化合物与优先权文本所包含的具体化合物进行对比。如果本专利权利要求中所包含的部分具体化合物与优先权文本中的化合物相重合，则应认定权利要求中该部分化合物享有部分优先权。因此，针对上述无效决定，专利权人提出行政诉讼。

在2016年9月27日北京知识产权法院作出的（2015）京知行初字第1297号行政判决中认为：针对“马库什权利要求应被理解为多个并列技术方案的集合，在该范围内排列组合得到的每一个具体化合物都是一个技术方案”这一前提，还需进一步评述，判断该前提是否成立。

而通过借鉴《审查指南》针对数值范围，上、下位概念，选择发明的相关规定，北京知识产权法院认为，《审查指南》对上述持否定态度，即其认为，专利法所保护的是发明人对其技术方案所付出的智力劳动。

对概括式权利要求而言，其中概括的只是各个具体实施方式所具有的共性，但各个具体实施方式除具有共性之外，其通常还具有各自的特性，因该部分内容并未被记载于权利要求中，故该部分内容显然并非专利权人的智力劳动，不属于其技术贡献，不应获得保护。

但如果将每个权利要求当然视为其具体实施方式的集合体，视为并列技术方案的集合，则不仅意味着将各具体实施方式所具有的共性作为专利权人的技术贡献，同时亦将其所具有的特性划归到专利权人的技术贡献范围内，这一作法显然使专利权人获得了不应有的利益，不具有合理性。

由此可知，权利要求只保护专利权人从各具体实施方式中所概括出的共性，至于每个具体实施方式所具有的特性则不属于权利要求保护范围。

马库什这一概括式权利要求在这一问题上亦无不同，其所保护的亦仅应是各可选项所具有的基本相同的共性，至于各具体选择项同时具有其各自特性，以及该特性使得不同选择项在相配合时可能出现的不同的技术效果，均非专利权人的技术贡献。

因此，将马库什权利要求中各可选项中进行不同排列组合最终得出的各具体化合物不能当然视为若干单独的技术方案，马库什权利要求亦并非必然是多个并列技术方案的集合。因此，在此次行政判决中，驳回了专利权人的诉讼请求。

但在2017年12月19日北京市高级人民法院作出（2017）京行终1806号行政判决中认为：马库什权利要求是主要用于保护化学和生物技术领域发明创造的特殊的权利要求类型。是为了应对一般的撰写方法无法满足上述领域中对较宽泛保护范围的概括性要求而设立的专门的权利要求撰写方式。如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求。具有选择替代关系的马库什要素都能够实现相同的技术效果。显然马库什权利要求本质上属于多个技术方案的集合。单一性审查是马库什权利要求授权过程中的审查重点，也体现了马库什权利要求包含了多个并列技术方案的实质。

马库什权利要求不同于一般的具有并列选择关系的权利要求，不能简单地等同于用“或”连接的多个并列的技术方案。同时，马库什权利要求也不同于一般的概括式权利要求，例如上位概念的概括、连续数值范围的概括。不宜直接使用上位概念概括或者连续数值范围概括的规则确定马库什权利要求的性质。

综上，马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，它是对多项技术方案进行概括的撰写方法，但不同于诸如上位概念概括等一般的概括方法，虽形式上具有整体性，但实质上并非单一的技术方案。

因此，此次行政判决认为原审判决认定事实不清，适用法律错误，撤销了一审判决和在先决定。

2021年9月13日，专利局复审部重新做出无效决定，推翻了在先决定的结论，维持本发明专利权全部有效。

【启示】

1、马库什权利要求不同于《审查指南》中对数值范围，上、下位概念，选择发明的规定，是一种特殊的权利要求撰写方式，它是对多项技术方案进行概括的撰写方法，虽形式上具有整体性，但实质上并非单一的技术方案。

2、专利法第29条第1款规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

专利法第29条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。

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