如何从三个角度出发，对审查员进行争辩？

前言

在涉及创造性的审查意见答复中，申请人在审查通知书中最常见的一句话“XXX区别技术特征是本领域的常规技术手段，在对比文件的基础上，结合本领域的常规技术手段得到本申请要求保护的技术方案是显而易见的”，进而否定了专利的创造性，这往往给申请人带来无尽困扰，对于机械领域发明专利，一些机构或构件往往可以通过教材或者手册找出，对于申请人而言，如何证明自身发明中的机构或构件不属于常规技术手段让人绞尽脑汁。

对于专利的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性具有特点和显著的进步，该实用新型实质性特点和进步。

因此判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步。

针对发明专利创造性判断，《审查指南》中给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”。应用“三步法”进行创造性判断的具体过程如下：

第一步：确定最接近的现有技术；
第二步：确定发明的区别特征和实际要解决的技术问题；
第三步：判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

由上可看出，针对被认定为常规技术手段的区别特征是否显而易见是其创造性判断的主要突破点，同时该区别特征也是申请人与审查员争议聚焦点所在。

结合常规技术手段的创造性判定，申请人可从以下三个角度对审查员进行反驳：

从技术问题出发

即使这种特征本身对于本领域技术人员而言是常规的，结合发展历史和解决此类技术问题时，往往采取的技术方案，说明利用本申请的技术特征应用到这里、解决该类问题并不容易想到，甚至是克服了技术偏见。例如LED灯其常规作用一般是用于照明，解决照明问题，但某些领域LED等则可作为指示信号，如车尾灯，采用LED的车尾灯可用于雾、霾天气，其解决了雾、霾天气的行车安全问题，可发现即使常规技术手段，但倘若用于解决不同的技术问题时，其往往会产生不同的功能或用途，而这便是我们答辩的突破点。

从技术效果出发

当区别技术特征被认定为常规技术手段，需考虑该区别技术特征除自身所带来的一些常规效果外，应用至专利中，或者与其他特征是否共同产生一些让人意想不到的技术效果，事先无法预测或者推理出来。当常规手段在发明中产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反应出包含该区别特征的技术方案是非显而易见的，例如一个预热器内筒采用凹凸拼接方式，而对比文件的预热器内筒采用螺栓连接方式，针对该凹凸拼接方式审查员认定为常规连接手段，并否定创造性，但通过深入分析得知该内筒用于高温环境中，凹凸拼接结构不仅实现内筒连接的效果，同时在使用时由于热胀效应，使得内筒的连接间隙更小，内筒连接更紧密，使内筒强度在使用时进一步提升，即该凹凸拼接结构产生了意想不到的技术效果，从技术效果上而言，该区别技术特征是非显而易见的。

从结合启示出发

对于一些常规技术手段虽然与对比文件不存在冲突，但却不容易让人想到结合，根据三步法的创造性判断过程，创造性判断需首先确定最接近的现有技术（对比文件），审查通知书中审查员说理过程一般都采用“最接近的对比文件1公开XXX特征，与对比文件1相比区别特征为XXX，而对比文件2、3……分别公开了区别特征XX,,剩余区别特征X为常规技术手段，因此专利不具有创造性”的思路，针对此类型审查意见，其存在的另一个突破点则是对比文件之间、对比文件与常规手段之间是否具有结合启示，例如本方案中预热器内筒有多块拼接板构成，而拼接板上侧边分布多个拼接凸起和拼接凹槽，而对比文件中预热器内筒也采用多块拼接板，但拼接板采用螺栓连接，而对于拼接凸起和拼接凹槽被认定为常规手段该如何答复呢？从结合难度上，凹凸拼接结构需要在拼接板上切割出拼接结构，而螺栓连接方式仅需要钻出通孔即可，从制造工艺上，凹凸拼接结构制造更困难，由此看出凹凸拼接结构应用在预热器内筒上是存在制造难度的，更证明了预热器内筒拼接时是不容易想到凹凸拼接方式。因此针对对比文件与常规手段结合的问题，不妨做一个假设，倘若结合后所得到的新技术方案与对比文件的技术问题、技术效果相抵触，则可以断定本领域技术人员是不会有动机将该技术手段结合到对比文件中，两者不存在结合启示。

综上，申请人针对审查过程中的常规技术手段的评述，可分别从技术问题、技术效果、结合启示三个角度进行反驳评述，或者可将上述多个角度进行糅合强化强化反驳意见的力度。

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