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华生制药13年实现终局逆转，从奥氮平案看变劣发明是否视为等同的判定

2年前发布

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在专利侵权判定中，首先考虑被控侵权产品的技术特征是与专利权利要求中的特征一一对应（全面覆盖原则），如果没有，仍需考虑没有对应的技术特征间是否构成等同替换（等同原则），若符合以上任一种原则，则侵权成立。

变劣发明是指通过简单变换权利要求的个别技术特征，使技术方案在性能和技术效果上差于专利技术方案的发明。变劣发明明显采用了专利技术方案的构思，那么此种情况是否符合等同呢？古往今来众说纷纭，本次以2016年的奥氮平侵权案为例来说明最高院的观点。

奥氮平是礼来公司研发的一款治疗治疗神经系统方面的重磅百亿级药物，于1996获得美国FDA批准上市，1998年进入我国，2021年国内销售额超过39亿元，市场前景广阔。其核心制备方法专利“制备一种噻吩并苯二氮杂化合物的方法”（第91103346.7号）于1995年2月19日在我国授权。

常州华生制药奥氮平片于2003年5月在我国上市。

随即在2003年9月29日，礼来起诉常州华生制药有限公司侵害其发明专利权，一审被判定侵权，赔偿50万，其后礼来又发起诉讼将赔偿额提高到1.5亿，后被判决为华生制药赔偿礼来350万。对此，华生制药认为其技术不侵权，不应承担赔偿责任，而礼来公司认为，判决赔偿额太低，双方都不服，一起向最高人民法院提起上诉，最终在2016年经二审，被判定为华生制药不侵权。下面为具体案情分析：

专利权利要求保护的范围：三环中间体与N-甲基哌嗪反应得到奥氮平。

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华生制药奥氮平制备工艺如下：

S1：三环中间体加苄基取代；

S2：苄基保护的三环中间体与N-甲基哌嗪反应；

S3：反应物脱苄基制得奥氮平

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二者技术特征比对的争议焦点在于：被控三环中间体加苄基取代，再参与反应后，又去除苄基；是否与涉案专利三环中间体直接反应构成等同，以及变劣方案是否视为等同？

经审理，最高法院认为：

（1）二者中间体不同、反应步骤不同；

（2）华生制药多了加苄基与去除苄基两个步骤，其奥氮平的收率相比涉案专利较低；二者技术效果存在较大的差异，不符合三基本（手段、功能、效果基本相同）的等同原则，不是等同技术特征，不构成侵权。

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案例启示

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1、在变劣是否视为等同的侵权争议中，最高法院的判定标准是改变、减少或变换专利个别技术特征，导致技术方案效果变劣的，不构成专利侵权；

2、在撰写专利文本时，避免将对技术效果影响不大、对发明创造性无实质性贡献的非必要技术特征写入权利要求，避免变劣发明的规避；

3、与此同时，在撰写时，应尽可能涵盖可以达到实现本发明基本效果又可满足其创造性的变换技术特征，将其适当保护。

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