限制黑代理,这样是否可行?

规范无资质代理机构,是否可行?-论《专利审查指南修改草案》的一处修改

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10月31日,就《专利审查指南修改草案》,国知局再次征求意见,并附带了修改说明。其中,关于抑制无资质代理机构的非法专利代理行为的修改内容,有斟酌探讨的空间。

无资质代理机构出于收发专利文件的便利,往往将联系人设定为自己的工作人员,而非申请人的工作人员。

国知局试图通过限定联系人的身份归属,以达到抑制无资质专利代理行为的目的。

这个想法是良好的,但是……

本修改草案中的条款内容具体如下:

4.1.4联系人

申请人是单位且未委托专利代理机构的,应当在请求书中指明联系人,并提供联系人属于本单位工作人员的证明材料。申请人为个人且需由他人代收专利局所发信函的,也可以填写联系人。联系人只能填写一人。填写联系人的,还需要同时填写联系人的通信地址、邮政编码和电话号码。

以上的修改可以理解为:

1、适用条件:

A、申请人为单位
B、未委托专利代理机构

2、要求

A、指明联系人(与原规定一致)
B、提供联系人属于本单位工作人员的证明材料(新增要求)

笔者推测,以上修改的原意,是为了降低审查员对原规定中“必要时审查员可以要求申请人出具证明”的“必要性”的人为判断难度。

但不可否认的是,如仅作前述修改,将可能增加引入两个难题:

A、对证明材料类型进行人工审查
B、审查员失去了自行裁量是否审查的灵活空间。

格外注意的是,针对证明材料的要求,有一个模糊空间,即“证明材料”是指哪些材料?

在未对哪些材料属于“证明材料”明确界定前,申请人根据各自的理解,也许提交的资料会五花八门,那么审查部门对材料的证明效力进行审查时,可能也会有点头疼。

本审查指南修改稿中的其他类似条款,也许有助于明确或理解“证明材料”的含义。

在第四部分第三章3.6节中,关于无效宣告的委托手续,对于无效宣告的代理人做了如下规定:

代理人为当事人的工作人员的,应当提交劳动合同、社保缴费记录、工资支付记录等足以证明与委托人有合法人事关系的证明材料;当事人为机关事业单位的,应当提交单位出具的载明该工作人员的职务、工作期限的书面证明。

参考以上的条款,可能对联系人的证明材料,也会做类似的要求,即要求申请人提供联系人的如下资料:

A、劳动合同
B、社保缴费记录
C、工资支付记录

本次审查指南修改稿的要求,固然是为了阻止无资质的机构代理专利,但实际能否实现这个目的,存疑!

1、专利全流程的电子化,纸件几乎消失

目前,无论提交专利申请、接收通知书,还是提交各种手续,甚至缴费发票和专利证书,国知局均已取消了纸件形式,全部改成了电子件。

日常操作中,通过类似于优盾的UK,电脑联网上传下载的方式即可顺利处理,基本无需联系人亲自执行收发动作,也无纸件寄送给联系人。

2、专利的整个全流程,联系人与国知局几乎无需直接沟通

即使在实审中,出于案件审查的需要,一方面审查员可能会直接联系申请人讨论案情;另一方面,答复审查意见的“执笔人”(不排除无资质代理的情况)多数会以代理人名义留下电话号码,并告知审查员有需要直接拨打此号码,因此审查员往往会联系答复文本中的电话号码,而不会与专利请求书中指明的联系人建立沟通。

因此,综合以上两个理由,对于无资质代理机构,只要留存申请人的电子申请的UK,此项规定很难起到实际的限制作用。

反而,有以下两种可能的后果

1、增加了正常申请人的不必要负担。

不委托代理机构的申请人,相信绝大多数是自行申请专利,并没有委托无资质代理机构的,那么就需要额外准备相关的证明材料,以证明联系人属于本单位工作人员。

如果真的是前述三种证明资料,需要向单位人事部门调取,还可能事先得向公司提出申请,获得审批才可以。是有些麻烦的

另外,我们可以想想:申请人指明本单位以外的人员为联系人,就一定是不合理的么?

假设,申请人不委托代理机构,而是自行申请专利,同时为了某种正当理由的便利,例如小型公司没有固定办公地址等,指明某个有固定地址的特定关系人(亲属、朋友、同学等等)接收专利文件。

笔者认为这是合理的,那么本次修改的规定显然对申请人关上了这个大门。

2、增加了审查员不必要的工作量

据官方统计,2020年三种专利全国申请量为519.4万件,其中职务申请的比例约为9成,委托代理机构的比例为76.8%,即:未委托代理机构的单位申请专利数量为109万件。

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由此,每年初审审查员将对高达100万件的专利申请,额外每件都须审查联系人的证明材料是否合格,以及可能对其中不合格的发出补正通知书。

这种工作量的增加,可能是不必要的

因此,本意限制无资质代理机构,其解决方法,却可能实质上给申请人审查员增加了不必要的负担。

笔者个人认为,以下的措施,更有可能起到真正的限制效果:

目前即使是无资质代理机构,也更有可能以代为操作申请人的电子UK,来进行实际的专利代理,那么通过监控UK来规范无资质代理可能是有效的。

例如:

1、监控UK的IP地址

对同一IP地址下,有多个UK上传下载专利相关文件的行为,进行监控。一旦相近或者相同IP地址,发生不同的申请人UK操作的情况,进行预警并高度关注,必要时关闭UK权限,要求申请人提交证明进行甄别。

2、UK与电脑硬件唯一绑定

通过技术手段,通过硬件识别的方式,限制同一台电脑只能操作一个UK。或者,UK与电脑一对一绑定,并且不允许轻易解绑。

如果有效,那么无资质机构就得为每个申请人单独占用一台电脑,成本是较高的。

因此,笔者认为,以上可能更加有效。

至少,不会明显增加申请人与审查员的负担。

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