一通后驳回？勇敢say no!

近几年来，代理人和申请人有一个非常大的困扰，明明针对第一次审查意见通知书提交了修改后的权利要求，并进行了充分的意见陈述，却在一通后“喜提”驳回全部权利要求的驳回决定，并且这种趋势愈演愈烈。

驳回时机和听证原则何时偷偷没了原则？

关于驳回时机，审查指南第6.1.1节对驳回条件进行了规定：

6.1.1驳回申请的条件

法38 审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。

但是：如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。

如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。

其中，事实主要指申请文件所记载的技术方案以及审查员针对申请文件所作出的事实认定，理由则是审查意见通知书中所采用的法条，证据是审查意见通知书中采用的对比文件。

可见，如果审查员采用新的法条（可用于驳回的法条）进行评述，或者审查员对本申请的事实认定发生了变化，或者申请人对申请文件进行了修改，或者在审查意见通知书引入了新的对比文件，均应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

尤其对于后两种情况来说，如果针对第一次审查意见通知书提交了修改的权利要求书，并进行了充分的意见陈述，审查员应当发第二次审查意见通知书给予申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会，而不是驳回决定！如果审查员在第二次审查意见通知书中引入了新的对比文件，申请人针对第二次审查意见通知书提交了修改的权利要求书，并进行了充分的意见陈述，审查员应当发第三次审查意见通知书给予申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会，而不是驳回决定！

“一通后驳回”看似压缩了专利申请文件的处理周期，提高了处理效率，但是却损害了申请人的权益，没有给申请人法定的应当有的沟通机会，与审查员就专利申请文件进行充分的沟通。

或许有人会说，如果认为驳回不合理，还可以通过复审程序来补救。但对于申请人来说，复审意味着一笔不小的费用，同时也需要付出更多的精力和时间。

那么，对于“一通后驳回”，申请人应当如何应对？

对于具有一定授权前景的专利申请文件，当然要进行复审，并且在复审请求中强调驳回不符合驳回时机，没有遵循听证原则。一则可以引起审查员的重视，对技术方案重新进行慎重思考，明显具备授权前景的专利申请文件有很大机会在前置阶段被撤销驳回决定，并获得授权；二则即使在前置阶段维持驳回，待进入合议组审查程序时，越多申请人反馈不符合驳回时机的“一通后驳回”的问题，越有可能就此问题引起广泛的重视，从而保障申请人的正当权益。

接下来，笔者分享1个“一通后驳回”的复审案例（CN202210467614.5）。

本申请请求保护一种面部精华，采用乳双歧杆菌CGMCC NO.24307的发酵产物作为活性成分，具有显著免疫学活性的生物活性物质，具有透皮吸收快、生物利用度高等优势。对比文件1公开了一种含有乳双歧杆菌发酵活性提取物的面膜，未公开本申请的乳双歧杆菌保藏号，且发酵工艺不同，活性成分以外的组成不同。

针对第一次审查意见通知书，申请人将原权利要求2、5-6并入原权利要求1形成新的权利要求1，并进行了充分答复，后审查员下发了驳回决定，即一通后驳回。

审查员认为：本申请说明书实施例 4 的面部精华各成分重量百分数含量之和为 102%（明显大于100%），因而其附图中显示的第 5 道（对应实施例 4）的效果图也就不具有可信性；实施例 8 中的实验组也没有指明采用的是实施例 3 还是实施例 4 的面部精华，因而也将导致该人群试验的结果不具有可信性；本申请选用具体的保藏号的乳双歧杆菌菌株相对于其他保藏号的乳双歧杆菌菌株而言并没有取得预料不到的技术效果，乳双歧杆菌发酵产物的制备方法和本申请所述面部精华的具体组成为常规选择。

在复审请求中，首先，对数据问题进行了回应：

其一，实施例4对各组分含量相加，实际上仅为100.2%而不是审查员所认为的102%。出现这个情况是因为申请人使用excel表格填写实施例的组分数据，在实施例3和实施例4的水的含量列均的单元格格式百分比小数位数均设置成为0位，而其他组分列的小数位数均为2位。实施例4中实际水的含量为92.8%，但是excel表格四舍五入原则自动输出成93%，本申请实施例4组分加和不等于100%是数据处理时的设置不当造成的，因此本申请效果图是可信的，出于严谨考虑，审查员老师可以先不考虑图1中第 5 道的效果；

其二，本申请的实施例8的面部精华人群实验，其实验组采用的实质是实施例3对应的面部精华。根据本申请申请日递交的权利要求2-4以及说明书第12-17段的记载，本申请对面部精华各组分用量关系进行了进一步优选，其中，权利要求2和说明书第12段囊括了实施例3和实施例4的技术方案、权利要求3和说明书第14段仅囊括了实施例3的技术方案、权利要求4和说明书第17段则对应的是实施例3的技术方案。

可见，实施例3是本申请最优选和最希望保护的技术方案，筛选后，对优选的技术方案进行效果验证符合本领域的一般做法和习惯。

因此，根据本领域的一般认知，可知实施例8的面部精华人群实验是针对实施例3的面部精华做的，该人群试验的结果具有可信性。

然后，指出了本申请是一通后驳回，驳回不符合驳回时机，申请人不服，并结合专利审查指南以及本申请具体审查过程进行了陈述，陈述内容参考前面关于驳回时机的分析内容。

最后，针对创造性进行了答复：

其一，对比文件1的目的在于通过特殊的发酵方式，改变乳双歧杆菌的生理特性，获得具有抗敏、促进再生的以生物多糖为主的活性物质，其获取的并非发酵上清液，而是分离了发酵上清液的包含菌丝体的菌泥，其主要成分是胞外多糖和菌丝体，而本申请的目的在于获取以小分子成分为主的发酵上清液，以改善抗氧化、保湿等作用，对比文件1与本申请的发明构思和目的均存在极大不同，因此没有动机在对比文件1的基础上进行改进以得到本申请的技术方案。

其二，对比文件1在说明书乃至实施例部分没有记载所采用的乳双歧杆菌的具体来源，存在样本不明的问题，其属于技术方案上的缺陷。审查员在对比文件1存在缺陷的基础上，认为“对比文件 1 没有明确指明是何种具体保藏号的乳双歧杆菌，说明只要是乳双歧杆菌就可以解决其技术问题，显然也可以包括本申请所述具体保藏号的乳双歧杆菌”缺乏依据。

其三，本申请的对比例给出了不同菌株的产物对比表，可以看出不同的菌株发酵得到的产物（乳酸、乳酸钠和氨基酸）存在较大差别，而乳酸、乳酸钠和氨基酸是本申请的发酵产物中的主要活性物质，现有技术公开的菌株发酵产物无法获得与本申请相当的作用。

其四，对于发酵方式，在对比文件1的发明点为调整发酵条件（主要调整培养基）改变菌株生理活性获取特定活性物质的基础上，没有动机调整其发酵培养基为本申请的培养基；对比文件1获取的并非发酵上清液，而是分离了发酵上清液的包含菌丝体的菌泥，其主要成分是胞外多糖和菌丝体，在对比文件1意在获取主要含有具有抗敏、促进再生的以生物多糖为主的活性物质的菌泥的基础上，本领域技术人员没有动机弃菌泥而收集发酵上清液。此外，申请人根据对比文件1的培养基和收集菌泥补充了对比试验，证明了本申请的发酵方式效果更优。

该案例提交复审请求后，前置阶段撤销驳回决定，并授权。

SO,不符合驳回时机的“一通后驳回”属于审查程序上存在的明显问题，要勇敢say no！