美国专利分案申请、延续申请、部分延续申请、临时申请,傻傻分不清楚?

随着知识产权保护越来越受重视,产品未动,专利先行的概念越来越深入人心,对于一些以“走出去”为发展战略的企业,美国是出海的主要目标国之一。

美国的专利保护制度相对完善灵活,但也更加复杂,和我国也有很大的不同之处,尤其是一些后续申请制度上,其分案、延续案、部分延续案、临时申请制度更是让大家摸不着头脑,这里就简单和大家分享一下这些制度的基本情况。

01 分 案 申 请

Divisional Application

美国专利审查程序手册MPEP 802.01的规定:独立发明是指要求保护的两个或更多个发明之间在设计、操作和效果上没有关联

例如一个流程和能实现该流程的设之间就属于两个完全独立的发明。

如果美国专利申请的权利要求中既存在流程,又存在实现该流程的设备,申请人很可能会收到了审查员发出的“限制性要求”(Restriction Requirement,RR)。

此时,申请人可以将设备在中删除,并作为分案进行申请。这种操作和中国申请时克服“单一性”的被动分案类似。

分案申请内容不能超出母案的公开范围,其权利要求内容是从母案中分割出来的发明点,且分案与母案的申请日及优先权日一致

02 续 案 申 请

Continuation Application

美国专利审查程序手册M.P.E.P.201.07的解释,续案申请是基于未决的母案申请中公开的一项或多项发明的申请,续案申请不能增加未在母案申请中公开的主题内容。

从实践上讲,续案申请往往是母案权利要求撰写失误或者不合理时补救措施,可以从原始说明书的记载中重新总结权利要求布局,权利要求保护范围可以和原权利要求重叠,或者是未出现在原权利要求中而仅在说明书中出现的技术方案。

续案申请与母案的申请日及优先权日一致。这种操作可以类比中国专利申请中的主动分案。

03 部 分 续 案 申 请

Continuation-in-part Application

美国专利审查程序手册MPEP 201.08的规定,部分续案申请是在母案申请的生命周期内提交的、重复母案申请的部分或全部实质内容、并且增加了母案申请中未公开的内容的申请。

也就是说,部分续案申请允许在母案的基础上新增技术方案或主题

但需要注意的是,部分续案申请的新增发明主题的现有技术界限是无法享有母案的申请日的,新增主题的评价创造性的现有技术界限为实际申请日,因此部分续案申请最好在母案公开前提出,避免母案成为现有技术评价部分续案申请的创造性,这一点和中国申请中的部分优先权保持一致。

这里值得注意的一点是,虽然部分延续案的现有技术界限为在后申请日,但权利保护起算点为母案的申请日

因此部分延续案中的新增技术方案相当于保护期限有所缩短。

 

04  临 时 申 请

provisional patent application, PPA

美国专利法35 U.S.C.§111(b)中规定,临时申请是在美国提出的,不需要正式的权利要求、宣誓及声明。

提交的申请文本可以不包括权利要求书,有说明书和必要的附图即可。临时申请不局限于格式,实验研究报告、论文、研究思想、方案设计等技术性资料均可作为临时申请进行递交。

申请人可以在12个月内,将申请文件内容补充完整,转成正式申请,或者要求临时申请的优先权,进行国内或国际申请。

这也是很多申请人和业内人士认为美国专利制度的先进点之一。

本人在和很多海外归国创业的发明人沟通时,认为的利用美国的专利制度进行专利申请内容完善相对于国内利用优先权制度更容易,也是归于临时申请制度。

但就个人对美国临时申请的了解来看,这是大家认知上的一个误区,美国临时申请只是在程序上和在权利要求的撰写上给了大家一定程度的自由空间,但是对优先权的成立的要求,其实和中国优先权制度是一致的

想要要求临时申请的优先权成立,同样要求临时申请中详细记载具体的实验方案(即实施例),举个简单的例子,如果临时申请中公开了数值范围为10-20,那么要求优先权时,将该数值范围写成0-30,仍然属于优先权不成立的情形。

所以在使用临时申请这一制度时,我们一定要求先见之明,在撰写临时申请时应尽可能地列举可以想到的实施例,确保正式申请或要求优先权的在后申请的权利要求得到支持。

综上,我们在享受灵活的政策带来的便利和优惠时,也要注意其中的陷阱,合理而不盲目地使用政策才能使我们的利益最大化。

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