无效程序中“权利要求的进一步限定”,如何理解与适用?

近年来,专利无效案件的数量增长迅猛,从最初统计的2008年1351件一路增长至2021年5240件。
而在专利无效程序中,往往会涉及到权利要求书的修改,其修改准则是什么呢?
无效程序中对权利要求书的修改应符合专利法实施细则第69条的规定,并满足审查指南第四部分第三章的相关规定。
现行的审查指南为2010版,其在2017年针对无效程序权利要求书的修改这部分内容又做了修改。

2010年版《专利审查指南》在4.6.2节规定了修改权利要求书的方式一般限于三种:权利要求的删除、合并以及技术方案的删

2017年修改后的《专利审查指南》(2017年4月1日起实施且现行有效)在第4.6.2节中规定,修改权利要求书的方式一般限于:权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

即:其将“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”,并增加了明显错误的修正。

其中,“权利要求的进一步限定”是指,在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围这意味着在采用“权利要求的进一步限定”修改方式时,专利权人无须将从权中的全部技术特征进行合并,只需针对权利要求中存在的缺陷补入能克服该缺陷的一个或多个技术特征即可,这样可以避免将从权全部技术特征合并导致的修改后的权利要求保护范围过小的情况。

放宽后的修改限制使得修改后的权利要求能够保持合理的、更大的保护范围,进而使得专利权人可以对其发明创造进行强有力的保护。

但是,对于如何理解与适用“权利要求的进一步限定”,在实践中引起了较大争议,致使专利权人、甚至合议组成员都比较困惑:“权利要求的进一步限定”具体允许的修改尺度是怎样的?

 

下面我们就这一问题进行分析和探讨。

 

一、《专利审查指南》中有关无效程序中权利要求修改的具体规定

《专利审查指南》第4.6.1节规定了无效程序中权利要求书的修改原则是:

(1)不得改变原权利要求的主题名称;

(2)与授权权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;

(4)一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。

同时,《专利审查指南》第4.6.3节规定:在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

仅在下列三种情形的答复期限内,专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书:

(1)针对无效宣告请求书。

(2)针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。

(3)针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

综合4.6.1修改原则、4.6.3修改时机的规定,“权利要求的进一步限定”应当理解为:

修改必须是针对无效宣告中的理由或者证据来作出的,并且遵循4.6.1规定的修改原则,尤其是“与授权权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围”、“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”这两条原则。

二、国家知识产权局专利复审委员会的学理性探讨文章解读

国家知识产权局专利复审委员会(机构改革前名称)撰写的《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》一文中,作者分别结合审查指南修改的出发点、修改的价值目标,通过文义解释、体系解释以及目的解释对“进一步限定”式修改的理解进行了解读。

640 (72)

该文指出,“权利要求的进一步限定”的适用规则是:

(1)通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征,形成一个新的保护范围更小的权利要求,以代替原来的权利要求,原来的权利要求不再保留;

(2)修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化

(3)并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求,从而构建出新的权利要求的层次体系。

针对上述适用规则(2)和(3),小编以为:

这两条适用规则的界定是模糊的,对于“修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化”,该“预期”具体指的是什么?

对于“通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求,从而构建出新的权利要求的层次体系”,我们无法明确得知“增加权利要求”、“重新撰写权利”、“新的权利要求层次体系”的判定准则。

毫无疑问,基于不同的立场,审查员、公众、专利权人和无效请求人对于这些问题的理解和答案可能是完全不同的,因此,在实践中,无论是审查员还是专利权人或无效请求人,都很难准确地理解并把握这两条适用规则的限定尺度。

同时,该文中列举了如下三种禁止适用情形:

(1)在未对独立权利要求进行修改的情况下,仅增加新的从属权利要求(权利要求书包括为独立权利要求1和从属权利要求2-10,专利权人未修改原权利要求1-10,而通过对权利要求书中的特征进行组合增加了新的从属权利要11-15);

(2)同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征,形成多个新的独立权利要求(分别对原权利要求1作出3次进一步的限定,从而形成新的权利要求1、9、12);

(3)对原权利要求的特征进行重新组合,增加一组或多组新的权利要求(专利权人未修改原权利要求,而是增加了一组新的权利要求49-60,新的独立权利要求49来自于原权利要求的部分技术特征的重新组合)。

对于(1)和(3)不符合“缩小保护范围”的要求,不属于对权利要求的进一步限定,禁止适用没有什么争议。

但是对于(2)的情形,认为这种修改方式实质上是对权利要求书进行了重新撰写,构建了新的权利要求保护体系,也不符合社会公众对修改的预期,不符合“进一步限定”式修改的要求中”,该观点是值得商榷的

在实践中,无效宣告程序中,在原权利要求相对于证据不具备专利性的情况下,专利权人对于在同一独立权利要求中分别加入不同技术特征形成的不同技术方案是否具有专利性没有把握、同时又不希望不适当地缩小保护范围或舍弃一部分技术方案。有可能在修改时,在同一独立权利要求中分别加入不同技术特征形成多个新的独立权利要求这些新的独立权利要求的主题名称没有变化,只是在原独立权利要求中加入某些技术特征而相对于原独立权利要求缩小了其保护范围,这不能被认为是对权利要求进行重新撰写,也没有构建新的权利要求保护体系,原则上应当是被允许的。

三、实践案例

[案例1]

第37563号无效宣告请求审查决定

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在斯攀气凝胶公司与广州埃力生高新科技有限公司关于“凝胶片的制造方法”专利无效纠纷中,请求人对于权利要求修改的具体意见如下:

修改方式不符合《专利审查指南》相关规定:新的权利要求1是在原权利要求1中补入了原权利要求4、6和19的部分技术特征,但是原权利要求19与原权利要求1之间并无从属关系,该修改实际上是通过重新撰写权利要求构建了新的层次体,因此不应当被允许。

权利要求2-12也存在相同的问题,同样不应当被允许。

新的权利要求3来自于原权利要求20,但是原权利要求20并不从属于原权利要求1,因此新权利要求3属于新增加的从属权利要求,不应当被允许;

同理,新权利要求10也不应被允许。

新的权利要求4在原权利要求3的基础上修改了从属引用关系,新的权利要求4引用了权利要求1-3任一项,而原权利要求3仅引用了权利要求1,这样的修改是增加了新的从属权利要求,不应当被允许;

同理,新权利要求5也不应当被允许。

对于请求人的上述主张,合议组经合议审查后认为:“权利要求的进一步限定并没有要求所补入的技术特征必须来自于从属于同一个独立权利要求的从属权利要求,其可以来自权利要求书中的任一项权利要求,只要修改后的权利要求所限定的技术方案符合专利法第33条即可”。

具体到本案,新权利要求1是在原权利要求1中补入原权利要求4、6和19的部分技术特征,并没有通过重新撰写权利要求构建了新的层次体系,因此该修改符合《专利审查指南》关于修改方式的规定。

同理,权利要求2-12也符合关于修改方式的规定。

新权利要求3是在原权利要求20中补入原权利要求1、4、6和18的部分技术特征,并不属于新增加的从属权利要求,因此该修改符合《专利审查指南》关于修改方式的规定。

同理,新权利要求10也符合关于修改方式的规定。

新权利要求4包括3个并列的技术方案,该3个并列的技术方案分别是在原权利要求3、6和7的基础上补入原权利要求书中的技术特征而形成的,其同样并不是新增加的从属权利要求,因此该修改符合《专利审查指南》关于修改方式的规定。

同理,新权利要求5也符合关于修改方式的规定。

即该合议组主张同一独立权利要求中可以分别加入来自同一组权利要求中不同从属权利要求的技术特征、来自另一组权利要求中的不同技术特征、亦或者来自同一组以及另一组权利要求中的不同技术特征,形成多个新独立权利要求,在符合4.6.1节中修改原则的前提下,上述修改都是可预期并且应当是被允许的。

[案例2]

第38353号无效宣告请求审查决定

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在苹果公司与蔡俊杰关于“具有显示器亮度控件的电子设备”专利无效纠纷中,合议组口审过程中,明确告知专利权人,在无效程序中修改权利要求时不能将一个独立权利要求进行任意次限缩以形成任意项独立权利要求,且修改必须不得超出原申请文件记载的范围。

同时,审查决定对于权利要求书的修改是否可接受作了明确阐述:

经审查, 专利权人于2017年12月18日对权利要求书进行了修改,其中,将授权公告的权利要求5的特征补入授权公告的独立权利要求8形成新的独立权利要求,该修改符合《专利审查指南》中对于进一步限定的要求。

但是,在进行上述修改后,授权公告的独立权利要求8已经不再存在便无法将其作为基础而对其再作进一步限定,故专利权人还将授权公告的权利要求7的附加特征补入授权公告的独立权利要求8以形成又一独立权利要求的修改方式,不符合《专利审查指南》对于“权利要求的进一步限定”的要求。

专利权人于2018年4月16日再次对权利要求书进行了修改,其中,将授权公告的权利要求10的附加技术特征补入授权公告的独立权利要求1以对授权公告的权利要求1作进一步限定并形成新的独立权利要求3,该修改符合审查指南中对于进一步限定的要求。

授权公告的从属权利要求5、7形式上虽从属于授权公告的权利要求1,但它们实质上分别为保护范围比授权公告的权利要求1更小的独立技术方案,而这样范围更小的独立技术方案在授权公告的权利要求书中已经存在,撰写权利要求书时,为了使得权利要求书清楚简明,通常将这样的技术方案撰写成从属权利要求,故在后续的修改时,将授权公告的从属权利要求5、7分别作为独立的技术方案,并分别将其以独立权利要求1、2的形式加以保护并不属于将一个独立权利要求进行任意次限缩以形成任意项独立权利要求的情形。

因此,专利权人对权利要求书的上述修改方式符合专利法第33条、专利法实施细则第69条第1款的相关规定,也符合《专利审查指南》的上述相关要求。

即该合议组主张:同一独立权利要求中可以分别加入来自同一组权利要求中不同从属权利要求的技术特征、来自另一组权利要求中的不同技术特征形成多个新独立权利要求,在符合4.6.1节中修改原则的前提下,上述修改都是可预期并且应当是被允许的。

但对于同一独立权利要求分别加入来自同一组以及另一组权利要求中的不同技术特征,形成多个新独立权利要求,是不被允许的,其不符合权利要求“一换一”式的替换原则。

[案例3]

(2019)最高法知行终19号公报案例

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在阿尔法拉瓦尔股份有限公司与国家知识产权局、第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷一案中[(2019)最高法知行终19号],涉案专利授权公告文本中,从权2引用独立权利要求1,从权18引用权利要求1或2,从权19引用从权18,从权20引用从权19。无效宣告程序中,专利权人修改了权1,将权2和权20的特征补入其中。
复审委没有认可上述修改,认为修改后的权1中没有包含权18、权19的特征,从而扩大了原专利的保护范围。
一审中,北京知识产权法院支持了复审委的观点。
最高院观点:一审法院认为修改扩大了原专利的保护范围,上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对,比对基准有误。
应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较,而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。
本案中,阿尔法拉瓦尔公司的修改方式,系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中,属于对权利要求的进一步限定,该修改方式应被接受。”
即最高院主张:“原专利的保护范围”理解为原专利的独立权利要求的保护范围,在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下,对修改方式的适度放宽,既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心,又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。
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无效宣告程序中“权利要求的进一步限定”的修改方式,其修改的初衷是为了避免“权利要求的合并”导致的修改后的权利要求保护范围过小而损害专利权人的权益,该“权利要求的进一步限定”的修改方式无疑会使得无效中对权利要求的修改方案及可能性增多

但是该修改方式并不等同于能够将授权的权利要求书拆解成技术特征库而进行随机组合,也不能将一个独立权利要求进行任意限缩以形成任意项独立权利要求,而应当立足于该修改方式修改的初衷,平衡好专利权人的权益和社会公众对已授权专利文件的信赖利益,并在此基础上去权衡和判断权利要求书的修改是否超出了“原说明书和权利要求书的记载”。

虽然对于“权利要求的进一步限定”修改方式修改后的权利要求是否超范围的评判标准,目前尚无明确、统一的观点,但是不排除后续会对“权利要求的进一步限定”式修改会有更明确、完善的细化规定。

在此之前,当事人特别是专利代理人需要对所有可行的修改方式加以了解和利用,并以相关案例中传达出的修改文本的裁量基准为参考,有效利用好有限的修改时机,尽最大可能地维护当事人的权益。

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THE END
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