“什么?!你说这和写论文不一样?!”从专利新人的角度分享有关发明专利撰写方面的思维误区

“什么?!你说这和写论文不一样?!”从专利新人的角度分享有关发明专利撰写方面的思维误区

大家好,我是入职知识产权行业(具体涉及一个名为精金石的大家庭!XD)的一位新人!入职以来,我跟随了许多前辈和老师学习很多有关发明专利撰写的知识和经验,由于涉及内容比较多,在学习和工作过程中也遇到了许许多多的困难、错误与怀疑。

通过一段时间的学习和工作积累,终于也能不再带着怀疑和畏难去面对工作;经过整理与反思,我发现工作中的许多困难源于本科和研究生中的一些思维习惯与专利撰写并不一致,因此希望可以通过这次公众号供稿的方式与同为新人的大家进行交流学习,规避误区;也欢迎各位老师批评指正。

接下来让我们开始正题:

正如“学以致用”,我将从以“学”和“用”两方面分享学习和撰写两方面的思维误区。

在本文中主要论述有关学的目标的内容。

对于学的目标,按照大学期间的习惯,那必然是先跟一波网课,再刷一大波练习题,目标就是将所谓的“考点”和“高频考题”弄得明明白白,最后去答完一张试卷。但是到了发明专利撰写的角度,事情就变得不一样了,目标好像只是:将技术交底撰写为一篇专利申请文本。

专利申请文本就像一个试卷,对包括权利要求书、说明书等内容撰写的考察;再细分一点,包括对权利要求书中独权、权利要求书中从权、说明书发明名称及说明书技术领域等内容撰写的考察。

此时,按照学校学习期间的思路,结果必然是:学习权利要求书独权的撰写、学习权利要求书从权的撰写并学习说明书中一系列内容的撰写;这当然是学习专利撰写的必经之路,但是在此基础上如果没有树立学习目标就很容易限入执着于撰写格式的误区。

我认为专利撰写中最重要的学习目标,就是建立以《专利法》法条为中心的思维。

虽然发明专利撰写本身是围绕着《专利法》展开的,但如何围绕《专利法》学习撰写却并不简单,法条的设置思路与在学校学习大相径庭,在学校中往往我们学习的是学习一个规则,如“+”的使用,我们可以在此规则下知道2+2的结果是4;而法条却不一样,其重视的更倾向于结果:即需要一个以4为结果的计算式,此时便不再拘泥于2+2,也可以2*2或是6-2等。

简单来说,学校中的思维是“过程确定,且结果确定”的,但法条中的思维是“结果确定,但过程不太确定”。

以众所周知的《专利法》二十二条第三款为例:

创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

有关上述创造性的内容有多确定呢?确定到所有的授权文本都是满足其要求的。

但是有关创造性认定的过程有多么不确定呢?即便是经验丰富的代理人老师有时也难以准确的确定一个专利是否可以克服有关创造性的实质问题获得授权;并且可以衍生出审查意见答复、复审及专利无效的相关工作;即便是在专利撰写过程,专利的创造性的认定也跟代理人与申请人和/或发明人的沟通、以及技术交底的理解和累计的工作经验息息相关——可以说是相当不确定了。

专利新人在学校学习的“确定”思维向《专利法》中一些“不确定”思维的适应中,就会出现形形色色的问题,比如:

专利创造性如何确定?

如何有效的通过三步法初步确定交底的创造性?

如何通过最接近的现有技术的内容适应性的撰写文本和补充实施例提高创造性?

显著的进步和突出的实质性特点与三步法的关系?

而以上四个问题,从主观和客观的统一性(即根据个人学习和经验确定的问题答案可以与大多数行业同事或老师基本达成一致)同样是“不确定”的,对于每个新人来说,需要在长期的专利撰写工作中进行学习和积累才能很好的解答;此时,更重要问题是:

有没有一种确定的学习思路,可以帮助我们更“确定”的度过前期的工作和学习呢?

当然是有的,这也是本文所要真正表达的内容——建立以《专利法》法条为中心的思维,这主要由于以下两点:

一、为什么需要中心?

作为专利新人的角度来看,目前的学习方法是结合案例进行学习、撰写并在经验丰富的老师指导下修正错误,在不断的修改、再学习和再撰写中完成一个个撰写工作和学习的轮回,但是在实际的工作中接触到的问题和学习的内容往往针对具体问题来学习的,而非直接可以领会《专利法》的思路和细节,是一个“以表及里”的过程:

以笔者为例,出现的问题有:

1.实施例的设置,并没有充分支持权利要求书要求保护范围;

2.一个权利要求中包含了两个句号;

3.从属权利要求的主题与所引用的独立权利要求不一致;

4.独立权利要求中还记载了很多非必要技术特征…….

可见,以上1和3问题或许可能在犯错1-2次内即可得到完全修正;而问题2和4则需要一段时间的学习和经验的积累才会有所改善,比如其中提到的“必要技术特征”在细则20.2中被提到,具体为:

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。

而在《专利审查指南》2021修改版中98页对必要技术特征进行了解释:必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

可见,当我们要真正的写出一个记载必要技术特征的权利要求时,需要对“技术问题”、“必不可少”、“技术特征”和“总和足以构成…技术方案”和“区别”有一定的理解。

又如上述的“技术问题”,又是根据现有技术而定的,在需要对比的现有技术发生变化的情况下,技术问题也会产生相应的变化。

可见,仅仅是对于“必要技术特征”这一个简单词语的理解,在不同情况下是富于变化的,在专利撰写学习初期,无论认定的对与错,我们必然会在不同案件的撰写过程积累大量的如“必要技术特征”的撰写学习素材,所谓素材,即未加梳理总结的工作经验(表,现象),而素材的累计必然需要进行梳理和总结,化为我们本身的工作能力。此时,我们便需要一个中心(里,本质)帮助我们进行梳理。

二、中心有什么好处?

中心,即与四周距离相等的位置,从专利的角度来看,这可以保持我们对“极端”的理解,避免进入“极端”;而在思考问题时,作为新人往往会因为针对性的学习和接触内容限入“极端”,在此笔者分别简单例举了一种导致“极端”的主观因素和客观因素:

主观因素:在工作初期,往往在撰写过程中对于上述“不确定”的内容感到不理解,以“必要技术特征”为例,新人在无法良好站位“申请日前、本领域技术人员和所要解决的技术问题出发”(即前提条件不明确的情况下),经常会出现“学习了相关内容但仍然没取得良好效果,理解必要技术特征,进而认为是学习内容不足需要继续学习”的“极端”;

客观因素:发明专利的撰写工作中必然会受到审查员反馈的影响,即作为新人在阅读审查意见通知书或对审查意见通知书进行答复时会影响撰写策略和习惯的养成,而目前超过90%的审查意见通知书中记载的都是创造性问题,难免会对专利新人限入“过分注重创造性”的“极端”产生很大的推动作用,影响代理人对于专利撰写的基础-技术方案(技术问题/技术手段)、其潜在的发明点以及如何撰写便于审查员充分认识和理解技术方案等重要内容的重视程度。

因此,明确中心可以帮助专利新人以更大的视野认识专利撰写——即使是十分重要的发明的“创造性”,也仅在《专利法》被提及了一次,仍有大量内容等待我们围绕这个中心去学习。

综上所述,在明确了“建立以《专利法》法条为中心的思维”的重要性的情况下,笔者在此简单分享一下曾经帮助我许多的一个学习思路:

1.梳理技术方案,涉及的法条为:A2.3,基于该法条,需要拆解并明确该法条中提及的如“要解决的技术问题”、“技术手段的集合”以及“技术特征”等内容的定义,为后续的法条理解打好基础;

2.驳回或授权的判断,涉及的法条为:A38、A39等,基于这些法条,可以明确驳回是需要驳回理由的,即授权是未发现驳回理由的情况下进行的,需要进一步关注有关驳回理由的内容;

3.核实驳回理由,涉及的法条(发明专利)为:A35,基于此法条,我们可以发现,发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指:(一)申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的;(二)申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的;(三)申请的修改不符合专利法第三十三条规定,或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的;

此时,我们便可以进一步明确在完整的《专利法》中,哪些内容是在发明专利撰写中需要明确的,提高学习的针对性。

4.设计说明书及权利要求书等内容,从专利撰写角度落实上述需要在发明专利撰写中明确的内容。

基于上述学习思路,我们可以有目的的在《专利法》的基础上梳理经验、学习内容、针对性的阅读《审查指南》并避免限入夸大专利中部分要素的“极端”。

希望本文可以帮助同为新人或正在学习专利撰写的大家!

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