实审与无效阶段是否“双标”？当心为了专利授权挖了大坑，在无效阶段被活埋

《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。关于该项法条，其中一点重点强调“权利要求书应当以说明书为依据”，也即，权利要求书应当得到说明书的支持；具体包括：上位概括不合理、概括的数值范围较宽以及纯功能限定权利要求等。

在实审阶段，《专利法》第26条第4款几乎是仅次于《专利法》第22条第3款而经常被使用的法律依据，实审阶段的相关通知书例如：

再如：

在无效阶段，《专利法》第26条第4款也往往是无效宣告请求人经常使用的无效理由。但在实际的专利无效阶段，极难见到被以26条第4款为“唯一”依据而被宣告无效的案件。

例如专利202110420186.6以及专利201180033194.X尽管请求人在无效阶段均提出了权利要求书不符合专利法26条第4款的相关内容，但在实际的决定书中，并未记载合议组关于的26条第4款的判定，而仅仅记载了相关权利要求不符合专利法第22条第3款所规定的创造性的认定，同时对于请求人所提出的其它无效理由（具体如26条第4款）不再予以评述。而专利201720911409.8尽管已被无效，但其被无效的法律依据为22条第3款，而对于请求人所提出的权利要求不符合26条第4款的说法，合议组则认为“请求人关于权利要求1-9保护范围不清楚且得不到说明书支持的理由不能成立。”

根据目前的审查形势来看，

在实审阶段，审查意见通常会让申请人将保护范围缩小至排除所有“坏点”的技术方案，甚至需要将权利要求的保护范围缩小至具体实施方式所能够支撑的保护范围；

而在无效阶段，除非有确然的证据证明权利要求书所记载的部分方案无法解决本申请的技术问题，即存在明显的“坏点”，否则，很难以26.4为依对专利进行无效。

这是否意味着实审阶段与无效阶段“双标”？

笔者认为，这倒并非是实审阶段与无效阶段的判定标准不一致，而是基于专利审查指南所记载的：“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。

权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。

对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。”以及“对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，应当审查这种概括是否得到说明书的支持。

如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。”

可见，在实审阶段，查员在发出26.4的审查通知书时，也给予了申请人答复的机会，如果申请人有足够的证据证明“说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途”则仍可获得相比于实施例所记载的具体值更宽的范围。但当相关参数确然对最终效果影响较大，同时范围又属于上位概念或者并列选择方式的概括，则通常会让申请人缩小至说明书所能够支撑的范围值。

而在无效阶段，作为请求人一方则需要有足够的证据证明涉案专利确然存在“坏点”，即一种或多种下位概念或选择方式无法解决相应的技术问题，达到相同的技术效果，才能认为该权利要求得不到说明书的支持。而如果仅仅是因为所设实施例没有记载相应的方案，由于存在“等同替代方式或明显变型方式”的可能，因此，无法被认为是权利要求得不到说明书的支持。

故而，无论是在确权阶段还是在无效阶段，对于《专利法》第26条第4款审查的判定标准并未改变。如果无效阶段仅凭借实施例未记载相应参数进而认为权利要求书得不到说明书的支持，确实也容易造成专利法26.4的滥用，挫伤发明人申请专利的积极性，不符合立法平衡申请人与公众利益的本意。