非实质性驳回理由
申请信息填写不规范
申请人在提交商标申请时,遗漏或错误填写基本信息,审查员一般会下发《审查意见通知书》要求补充及更正。常见需要补正的内容有:
· 未提供收件人邮箱、地址或指定执业代理人信息;
· 未添加对商标的描述;
· 未指明商标是否具有含义;
· 未指明商标是由标准字符组成还是带有设计效果;
· 未对商标中所含的外来词提供翻译;
· 申请人名称和法人实体填写不一致;
· 商标图样不清晰。
商品/服务描述模糊不清,范围过于广泛
美国虽然也是采用尼斯商品分类,但其商品或服务项目往往比尼斯分类更加细化。国内企业到美国注册商标时,商品或服务的描述往往过于含糊或范围过于宽广,导致常常收到《审查意见通知书》。在答复此类审查意见时,申请人需要将审查员指出不规范的商品或服务描述更改成更具体、清晰、精准、简明的描述,从而使一般消费者可以更容易地理解。但替换后的商品/服务描述不能超出原有商品/服务的范围。
【例如:“食品”不能改为“饮料”,但可改为“鲜果”或“狗粮”】
应对方法:
· 一般来讲,审查员会在《审查意见通知书》上给出修改建议。如果申请人同意审查员的建议,答审会比较顺利通过。如申请人认为审查员的建议不符合其核心经营业务,则可以通过USPTO网站上的ID Manual查找规范的、可替换的商品或服务描述;
· 如果在ID Manual上查找不到可替换的商品服务项目,则可以通过描述申请商品或服务项目的功能和作用,让审查员知悉及了解所申请商品或服务,以使答审顺利通过;
· 如需要限定的商品或服务项目并非申请人主营业务项目,而且主营项目相关商品服务已经获得核准,申请人也可以考虑对其进行删除,这无疑是获得通过审查的最便捷途径。
提供的商标使用证据不符合要求
关于商标使用证据的问题,常见的有以下这些:
· 提交的使用证据上没有清晰展示商标;
· 证据上的商标与提交的商标图样外形有差异;
· 证据所展示的商品或服务与申请的商品或服务没有关联性;
· 证据是经过电子处理人工合成的,属于伪造的使用证据,不能证明商标在商业上的实际用途;
· 所提供的证据材料不符合要求,例如对于注册在商品类的商标,申请人提供了广告资料。(在美国,广告资料不能作为商品类的使用证据,只能用作服务类的证据。)
应对方法:
· 替换符合要求的使用证据,这是克服该类型的驳回最快捷而又省力的方法,如果申请人实在没有可供替换的使用证据,则需要向审查员阐已提交的使用证据具备可接受的合理性原因;
· 将申请基础更改为“意向使用”,申请人需尽快把商标投入商业使用,在收到商标注册核准通知后的法定期限内再提交新的使用证据。
实质性驳回理由
在先近似的商标
在文字字形、读音、含义,或图形的构图、颜色、外观,或文字与图形的整体结构近似,使用在相同或类似商品/服务上,容易使消费者对商品/服务的来源产生混淆的,都有可能被判定为近似商标。
应对方法:
· 对商标形、音、意做出争辩,强调双方在商品功能、用途、销售途径、目标群体等差异;
· 提交商标在美国使用证据材料,如销售资料、参展资料、广告宣传资料等,证明商标已大量使用并且拥有一定知名度,不易造成消费者混淆。
缺乏显著性
商标包含通用名称、仅具有描述性、仅直接表示产品功能、用途等特点,美国专利商标局一般会认为该商标缺乏显著性。
应对方法:
· 从商标的设计进行反驳,说明商标设计的独创性、创意组合等;
· 提供有力的证据证明商标在商品/服务上经过长期使用及推广宣传后,商标具备“第二含义”,进而拥有足够的显著性;
· 同意审查员建议,放弃商标部分专用权或在副注册簿上登记。
放弃专用权
商标含有常见通用词、行业通用词、商品名称等的一些词汇,这类词汇为大家所共有,需要放弃专用权。
【例:审查员驳回在汽车商品上注册的商标“Drive safely”,因为该商标只是一个司空见惯的安全性警告标语,消费者不会将其识别为商品来源;同样地,商标“Once a Marine, always a Marine”也被驳回,因为这只是美国海军陆战队的一句普通的座右铭。】
应对方法:
· 接受审查员的意见,声明放弃商标部分专用权;
· 如不想放弃,也可以递交争辩性观点及相应的证据支持(但该类答审成功率较低)。
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